Proprietà Intellettuale

Il Tribunale di Milano si pronuncia su una vertenza avente ad oggetto la tutela della panca “Amore”

È della fine di dicembre l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano (in sede di reclamo) ha riconosciuto l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile nei confronti della panca “Amore” prodotta da Slide S.r.l., creata dal fondatore di Slide, Giuseppe Colonna Romano, e commercializzata da Slide da oltre 10 anni.

Slide è specializzata nella creazione e produzione di elementi di arredo, principalmente da esterni, fra cui particolari oggetti realizzati in polietilene, e nel 2021 Slide aveva notato la commercializzazione e promozione da parte di una società veneta, sua competitor, di una panca fortemente simile alla panca “Amore” denominata “Welcome”.

Slide ha quindi prontamente adito il Tribunale di Milano affinché, a fronte della illecita condotta della società veneta, inibisse a quest’ultima la produzione e commercializzazione del prodotto imitativo.

Il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, ha accolto le istanze di Slide, riconoscendo innanzitutto l’accreditamento sul mercato del prodotto panca “Amore”, quale prodotto iconico e largamente conosciuto e apprezzato dal pubblico, nonché l’illecita ripresa dei caratteri essenziali ed individualizzanti della panca AMORE da parte di una società concorrente.

In particolare, il Tribunale ha stabilito che il “segno distintivo imitato è, qui, dato dalla forma esteriore del prodotto e consiste in un segno tridimensionale, di cui la reclamante ha idoneamente dimostrato, secondo il Collegio, per un verso, tutti i requisiti occorrenti per l’invocata tutela, cioè capacità distintiva, notorietà e novità, nonché, altresì, per altro verso, la confondibilità tra i due prodotti”. Per apprezzare l’esistenza di tali requisiti di capacità distintiva, notorietà e novità in capo alla Panca Amore, il Tribunale ha quindi confermato che:

  • la Panca Amore è “una panca formata da una parola costituita da lettere dell’alfabeto, ed è proprio la forma esteriore ad avere efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto della reclamante, rispetto ad altre panche presenti sul mercato. Inoltre, in tutta evidenza logica, avuto riguardo alla funzione propriamente e comunemente assolta da una panca, si tratta, qui, di forma meramente arbitraria e capricciosa, e non di forma funzionale, indispensabile o inderogabile per il conseguimento di un determinato risultato tecnico, e neppure utile, pur anche ove non strettamente necessaria ad un certo risultato (qui, la seduta);
  • Slide “ha fornito idonea prova documentale di avere iniziato a commercializzare panca “Amore” dal 2015 -diversamente dalla panca “Welcome”, presentata per la prima volta sul mercato solo a fine ottobre 2021 -e pure che, “grazie agli investimenti promozionali posti in essere dalla reclamante, nonché alla vasta commercializzazione, in Italia ed all'estero, della Panca Amore, essa si è così accreditata sul mercato da essere immediatamente riconoscibile dal pubblico [..] tramite rassegna stampa, numero di pezzi venduti e relativo fatturato realizzato, utilizzi espositivi, promozioni sponsorizzate, esposizioni in saloni per arredamenti”;
  • in relazione alla forma, “non risulta idoneamente provato che, prima di Slide, o anche solo in contemporanea, altre imprese del settore abbiamo prodotto e messo in vendita manufatti con le peculiari caratteristiche proprie di panca Amore”.

In conclusione, in relazione ai prodotti sopra indicati, il Tribunale ha rilevato la sussistenza sia di tutti i requisiti di tutela della forma imitata, sia il pericolo di confusione per imitazione servile, sulla scorta dell’impressione generale che deriva dal loro aspetto d’insieme, rispetto alla quale gli elementi differenziali consistono in meri singoli dettagli, inidonei ad imprimersi nella mente del consumatore in modo tale da permettere di distinguere la provenienza da imprenditore diverso da Slide.

Si tratta di un importante provvedimento che, oltre a riconoscere il valore del design ideato e prodotto da Giò Colonna Romano per Slide, consentirà alla stessa di proteggere un prodotto unico come Panca Amore da eventuali ulteriori copie e imitazioni.

IDEAS POWERED FOR BUSINESS – IL FONDO 2023 PER LE PMI

Laura Bussoli - Senior Associate

Eleonora Carletti - Associate

Anche per il 2023 l’Unione Europea mette a disposizione un fondo a sostegno finanziario di piccole e medie imprese (PMI) con sede all’interno della Unione Europea che vogliano investire nella protezione dei propri assets di proprietà intellettuale, in particolare, marchi e disegni/modelli.

Il Fondo Ideas Powered for Business, che prevede una dotazione di circa 25 milioni di euro, mira ad evitare che la crisi economica si traduca per la piccola media impresa in una rinuncia obbligata alla tutela del proprio patrimonio di proprietà industriale.

I finanziamenti messi a disposizione delle imprese verranno erogati, sotto forma di voucher che verranno rilasciati, su domanda del soggetto interessato, a valle dell’esame da parte dell’EUIPO circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Fondo. Sotto il profilo soggettivo, le PMI dell’UE sono classificate come illustrato nella seguente tabella:

Sotto il profilo oggettivo, i voucher possono essere utilizzati solo per attività successive al loro rilascio e potranno riguardare solo le seguenti attività:

  • Voucher 1: servizi di pre-diagnosi della PI (c.d. IP Scan). Si tratta di uno strumento di cui possono usufruire le PMI, servendosi dell’ausilio di esperti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di una strategia aziendale in riferimento alla protezione dei propri assets IP. La sovvenzione è prevista per un importo massimo pari ad euro 1.350 per ciascuna impresa;
  • Voucher 2: domande per la registrazione di marchi, disegni e modelli fino a un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna impresa. Più nel dettaglio sarà possibile ottenere un rimborso:

a) rimborso del 75 % sulle tasse per le domande di marchi e/o di disegni o modelli UE, sulle tasse per le classi aggiuntive e sulle tasse per l’esame, la registrazione, la pubblicazione e il differimento della pubblicazione;

b) rimborso del 75 % sulle tasse nazionali o regionali per le domande di marchi e/o di disegni o modelli, sulle tasse per le classi aggiuntive e sulle tasse per l’esame, la registrazione, la pubblicazione e il differimento della pubblicazione;

c) rimborso del 50 % sulle tasse di base per le domande di marchi e/o di disegni o modelli, sulle tasse di designazione e sulle tasse di designazione successiva al di fuori dell’UE. Sono escluse le tasse di designazione dei paesi UE, così come le tasse di gestione addebitate dall’ufficio di origine.

I voucher potranno quindi essere utilizzati per ottenere il rimborso delle tasse in relazione ai marchi ed ai disegni e modelli depositati direttamente presso l’EUIPO e/o presso gli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri (rimborso fino al 75%), nonché per i marchi depositati tramite il sistema internazionale di Madrid ed i disegni e modelli depositati tramite il sistema internazionale dell’Aia (rimborso fino al 50%). Sono escluse dalla copertura dei voucher in esame le spese legali. È possibile presentare domanda dal 23 gennaio 2023 all’8 dicembre 2023, tenendo a mente che i fondi sono limitati e vengono erogati in base all’ordine di presentazione delle domande (“first come, first served”). La domanda di sovvenzione deve essere presentata on-line, utilizzando il modello (eForm) disponibile alla pagina https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/help-sme-fund-2023 ed allegando la documentazione volta a dimostrare i requisiti soggettivi necessari. Prima di avviare la procedura di presentazione della domanda per il Fondo per le PMI, è necessario avere già definito una chiara strategia di protezione della PI. Occorre quindi disporre di tutte le informazioni e di tutti i disegni o modelli relativi alle proprie risorse di PI (ad esempio marchi e loghi, invenzioni, nuove tecnologie, software originale, nuovi disegni o modelli, processi unici ecc.). Lo Studio Legale Associato Clovers è disponibile per ogni richiesta di assistenza o informazione aggiuntiva che si desidera avere in merito alla procedura per ottenere i finanziamenti dell’UE.

Thom Browne vince contro adidas nella guerra delle strisce

L’azienda dello stilista newyorkese Thom Browne (dal 2018 parte del Gruppo Ermenegildo Zegna) ha recentemente avuto la meglio in un contenzioso promosso da adidas innanzi al Tribunale del Distretto sud di New York per tutelare il proprio famoso marchio costituito dalle caratteristiche tre strisce parallele. Il tribunale americano ha infatti riconosciuto che Thom Browne, stilista conosciuto per i suoi capi di abbigliamento sartoriali di alta gamma, non ha commesso alcuna violazione dei diritti di marchio della multinazionale tedesca nell’apporre sui propri capi di abbigliamento e modelli calzature un motivo costituito da quattro strisce parallele.

In realtà, il contenzioso in materia di marchi tra le due aziende pendeva già da qualche anno. Infatti, già 2018 adidas aveva avviato innanzi all’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) un’opposizione contro una domanda di marchio comunitario depositata da Thom Browne per tutelare un segno costituito da quattro strisce parallele. A tale opposizione ne erano poi seguite nel 2020 altre innanzi allo United States Patent and Trademark Office con cui adidas aveva contestato tre domande di marchio aventi ad oggetto strisce rosse, bianche e blu destinate a contraddistinguere le calzature prodotte dallo stilista newyorkese. adidas riteneva infatti che tutti i sopra menzionati marchi di cui Thom Browne aveva chiesto la registrazione fossero confondibili con le proprie registrazioni anteriori rivendicanti, appunto, le famose tre strisce.

Tornando all’attuale decisione della corte distrettuale di New York, nel giugno del 2021 il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo aveva intentato una causa contro Thom Browne sostenendo che l’utilizzo da parte di quest’ultimo di un segno costituito da strisce parallele violasse i propri diritti di marchio, oltre a costituire un’attività di concorrenza sleale confusoria nell’ambito dell’abbigliamento sportivo.

L’azienda tedesca sosteneva infatti che l’utilizzo da parte di Thom Browne di un marchio simile al proprio celebre marchio a tre strisce utilizzato da oltre cinquant’anni adidas, ingenerava confusione nei consumatori sull’origine dei prodotti stessi, o che comunque li inducesse a credere che tra le due aziende vi fosse una qualche collaborazione o affiliazione. In particolare, adidas contestava a Thom Browne l’utilizzo delle strisce in modalità similari al proprio marchio a tre strisce, creando così confusione sia nell'aspetto estetico che nell'impressione commerciale complessiva che tali prodotti fornivano. adidas sosteneva che, in particolare i prodotti nella categoria dell'abbigliamento e delle scarpe sportive fabbricati dall’azienda americana, fossero identici alle medesime categorie di prodotti da tempo contraddistinti sul mercato dal proprio marchio a tre strisce.

A parte gli evidenti elementi di similarità dei marchi dei due contendenti, l’impianto accusatorio di adidas era inoltre fortemente incentrato sull’elemento concorrenziale perché, per fondare la propria richiesta risarcitoria di circa 8 milioni di dollari, l’azienda tedesca aveva evidenziato al giudice statunitense che Thom Browne non si limitava al solo utilizzo delle quattro strisce nel proprio core business, ovvero l’abbigliamento di alta moda, ma stava invadendo in modo sempre più aggressivo il segmento dell'abbigliamento sportivo ed in genere i settori dove adidas è leader di mercato. E ciò non solo con l’ampliamento della propria gamma di abbigliamento sportivo, ma anche tramite accordi promozionali come ad esempio quello concluso da Thom Browne con il famoso club spagnolo del F.C. Barcelona.

Eccependo la totale differenza tra i rispettivi canali distributivi del luxury e dello sportswear, nonché dell’ampio divario tra i prezzi dei rispettivi prodotti, la tesi difensiva dell’azienda americana era ovviamente incentrata sull’insussistenza di qualsiasi rischio di confusione per i consumatori. Forse più interessante e meno scontato è quanto inoltre argomentato dalla difesa di Thom Browne nel rilevare come adidas abbia aspettato molto tempo prima di intraprendere un'azione legale contro il proprio utilizzo delle strisce. Come già avvenuto precedentemente in altre sedi, anche davanti alla corte newyorkese Thom Browne ha evidenziato come adidas già nel 2007 avesse immediatamente contestato l'uso di Thom Browne di tre bande orizzontali sui propri capi di abbigliamento, ma abbia poi invece tollerato per molto tempo l'uso di quattro bande orizzontali parallele sui capi di abbigliamento che successivamente Thom Browne aveva appositamente intrapreso proprio per allontanarsi quanto più possibile dai marchi dell’azienda tedesca.

In sostanza, Thom Browne ha quindi sostenuto che il ritardo di adidas nell’intervenire per impedirgli di utilizzare il proprio marchio a quattro strisce è stato irragionevolmente lungo in quanto il colosso tedesco dello sportswear sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che Thom Browne utilizzava un design a quattro bande orizzontali. Per la difesa dello stilista newyorkese, ciò avrebbe peraltro anche costituito un’implicita dimostrazione che i rispettivi marchi a strisce sono di fatto coesistiti sul mercato per molto tempo senza che adidas avesse subito alcun danno. Se da una parte Thom Browne ha ovviamente accolto con favore la propria assoluzione facendo notare come da oltre vent’anni anni la propria azienda sia un brand innovativo nel segmento della moda di lusso, dove propone un design del tutto unico e distintivo che combina la sartoria classica con la sensibilità dell'abbigliamento sportivo americano. Dall’altra, adidas ha già dichiarato che impugnerà la sentenza della Corte distrettuale di Manhattan, decisione che non a caso si aggiunge ad altre negative subite dalla multinazionale tedesca in sede EUIPO e che hanno già messo in discussione il carattere distintivo del proprio marchio a tre strisce.

La Cassazione fa il punto sul concetto di parodia nel nostro ordinamento

Laura Bussoli - Senior Associate

Eleonora Carletti - Associate

Il 30 dicembre 2022, con sentenza n. 38165, la Corte di Cassazione si è pronunciata, fra l’altro, sulla legittimità di uno spot pubblicitario avente come protagonista il personaggio di fantasia Zorro. In tale contesto la Suprema Corte ha affrontato alcuni temi particolarmente cari al diritto d’autore, quali la tutela dei personaggi di fantasia indipendentemente dall’opera di cui essi fanno parte ed il riconoscimento, a che condizioni ed entro quali limiti, dell’opera parodistica nel nostro ordinamento. La questione su cui si pronunciata la Corte di Cassazione prende le mosse dalla diffusione, di una campagna pubblicitaria di una nota acqua minerale (“Brio Blu”) che vedeva come protagonista il celebre personaggio di Zorro, nato dalla fantasia dello scrittore Johnston McCulley nel 1919 e su cui la società statunitense Zorro Productions Inc. vanta i diritti d’autore, oltre ad altri diritti di proprietà intellettuale che la stessa non ha mancato di far valere.

Nello spot “incriminato”, Zorro veniva utilizzato, in chiave comica e satirica, per pubblicizzare un prodotto (l’acqua). A fronte quindi di tale utilizzo del personaggio di Zorro, evidentemente avvenuto in assenza di autorizzazione, la società americana ha convenuto in giudizio la società produttrice di acque minerali lamentando la violazione dei propri diritti d’autore sul personaggio di Zorro, oltre ad una lunga serie di violazioni legate appunto alla tutela delle sue privative industriali.

A valle di un primo grado di giudizio, ove il Tribunale di Roma aveva condannato la società convenuta a risarcire la Zorro production Inc. per la violazione inter alia del proprio diritto d’autore, e di un secondo grado, in cui, al contrario, la Corte di Appello, aveva negato invece tale risarcimento, sulla base della caduta – secondo i giudici - in pubblico dominio del personaggio di Zorro (sul quale quindi non vi sarebbero stati validi diritti d’autore), la Corte di Cassazione ha messo ordine e ha fissato alcuni punti molto importanti in materia di diritto d’autore, ed in particolare sull’utilizzo parodistico di un’opera (o di un personaggio) su cui – evidentemente - siano ancora validi ed esistenti i diritti d’autore.

Innanzitutto, quindi la Corte di Cassazione ha escluso il venir meno (o caduta in pubblico dominio) dei diritti d’autore sull’opera e sul personaggio di Zorro, ritenendo applicabile, anche alle opere straniere pubblicate in Italia, l’art. 25 della nostra legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 “LDA”) che prevede la nota tutela autorale fino al settantesimo anno dopo la morte dell’autore.

In secondo luogo, e questo è il primo aspetto importante della decisione in commento, ha chiarito il contenuto e i limiti della parodia nel nostro ordinamento.

Premesso che il nostro ordinamento non prevede espressamente fra le cd. “eccezioni” alla tutela del diritto d’autore, la “parodia”, secondo la Corte di Cassazione questa trova, invece, pieno riconoscimento nel nostro sistema attraverso la previsione di cui all’art. 70 della legge sul diritto d’autore, “come manifestazione del pensiero”: secondo la Cassazione infatti, “la liceità della parodia dell'opera o del personaggio creati da altri trova quindi il proprio fondamento nell'utilizzazione libera di cui al cit. art. 70, comma 1, L. n. 633/1942” che consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, “se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera”.

Secondo la Corte di Cassazione, innanzitutto non è affatto necessario, ai fini del suo riconoscimento – e quindi dell’esimente – che la parodia si presenti come un “elaborazione creativa” o originale dell’opera parodiata ai sensi dell’art. 4 LDA, posto che l’agganciamento all’opera principale è elemento congenito e fondamentale della parodia stessa. Peraltro, se così fosse, sottolinea la Suprema Corte, sarebbe necessario di volta in volta ottenere l’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria che difficilmente acconsentirebbe al “travisamento comico di questa”.

Inoltre, e questo è il secondo punto della sentenza che pare avere particolare rilievo, il riferimento contenuto nell’art. 70 Lda “purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera” non va affatto interpretato, come ha erroneamente fatto la Corte di Appello di Roma, nel senso di “scopo commerciale o di lucro”.

Le libere utilizzazioni consentite dall’art. 70 della legge sul diritto d’autore – compresa la parodia – sembrano quindi non essere escluse in presenza di un fine di lucro o di uno sfruttamento commerciale che l’autore della parodia può perseguire, anche collateralmente, ma solo in presenza di un rapporto concorrenziale tra l’opera protetta e parodiata e la parodia stessa.

In definitiva, la liceità della parodia viene rivenuta dalla Corte di Cassazione, oltre che nella libera manifestazione del pensiero, nella strumentalità di essa rispetto al fine parodistico e satirico che persegue (non deve cioè, avere finalità e contenuti meramente denigratori e svilenti dell’opera principale o di un suo personaggio) e nell'assenza di un rapporto concorrenziale con l'opera protetta che farebbe invece discendere dalla parodia un illecito sfruttamento dell’opera medesima.

Questa importante interpretazione della parodia nel nostra ordinamento si inserisce perfettamente nel solco interpretativo della Corte di Giustizia che da tempo si è espressa nel senso di cercare bilanciamento ed un equilibrio fra interessi in parte contrapposti, quali sono quelli di coloro che sono titolari dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell'opera e la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia (Corte Giust. UE, C-201/13, cit., 34).

Bando Marchi 2022

SCADENZA: Apertura sportello dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili

FONDI DISPONIBILI: 2 Milioni di Euro

Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

BENEFICIARI e REQUISITI AMMISSIBILITA'

  • MPMI – Micro, Piccole e Medie imprese
  • con sede legale ed operativa in Italia
  • che siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro Imprese e attive
  • che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e sottoposte a procedure concorsuali
  • che siano titolari del marchio oggetti della domanda di partecipazione

Agevolazioni dirette a favorire la registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Il programma prevede due linee di intervento:

• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea presso l'EUIPO(Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

• Misura B- Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l'acquisto di servizi specialistici.

MISURA A

Requisiti di ammissibilità:

  • aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;

NONCHE’

  • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.

MISURA B

Requisiti di ammissibilità:

Aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2019, almeno una delle seguenti attività:

  • Il deposito della domanda della registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione Europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • Il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e avere ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
  • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;

NONCHE'

  • Aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell'OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’90% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e per le tasse di registrazione nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2019 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 9.000,00.

Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2019 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2019; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o agevolazioni finanziate con risorse UE (es. EUIPO – IDEAS POWERED FOR BUSINESS). Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.

PRESENTAZIONE DOMANDA

  • La domanda di partecipazione è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it.
  • La domanda di partecipazione è presentata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
  • La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.

Clovers rimane a disposizione dei clienti per fornire tutta l’attività di consulenza necessaria.

You deserve a break (from franchising) today!

All’inizio dell’estate l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha chiuso un procedimento nei confronti della nota catena di fastfood McDonald's per abuso di dipendenza economica (in violazione dell'art. 9 della Legge n. 192/1998), accettando gli impegni presentati dalla parte indagata per eliminare le possibili distorsioni concorrenziali sul mercato.

Come emerge dalla relazione annuale presentata da Agcm, l’Autorità Garante ha avuto molte occasioni negli ultimi due anni di occuparsi di situazioni di abuso di dipendenza economica: si pensi, ad esempio, ai casi che hanno riguardato Benetton, Poste Italiane e WindTre.

La legge italiana che regola questa materia stabilisce che - a prescindere dalla dominanza o meno su di un mercato - l’abuso di dipendenza economica si verifica quando la “parte forte” di un rapporto contrattuale riesce a determinare determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi con la società dipendente, che può riverberarsi, nel tempo, sull’equilibrio stesso del mercato interessato e provocare, ad esempio, prezzi più alti o minor qualità e innovazione dal lato dell’offerta.

L’istruttoria nei confronti di McDonald’s si inserisce nell’ambito dei rapporti di franchising della catena: in questo caso, gli ex franchisee, parte debole della relazione contrattuale, lamentavano di essersi visti imporre condizioni contrattuali molto rigide e di essere stati assoggettati a tutta una serie di controlli che rendevano, di fatto, impossibile agire con quell’autonomia imprenditoriale che dovrebbe astrattamente caratterizzare il rapporto di franchising.

Formazione a carico dei potenziali franchisee, patto di non concorrenza per tutto il settore di ristorazione, impossibilità di derogare negozialmente allo standard contrattuale proposto e imposizione di una soglia minima di investimenti pubblicitari annui erano solo alcune delle restrizioni che, a detta dei segnalanti, avrebbero sostanziato l’abuso denunciato.

Questi elementi evidenziati nella segnalazione degli ex franchisee sono stati ritenuti sufficienti da Agcm per avviare un’istruttoria a fronte della quale McDonald ha scelto di avvalersi della facoltà di proporre impegni vincolanti al proprio operato e di sottoporli al c.d. “market test”, ovvero alla pubblicazione dei medesimi per consentire ai concorrenti di prendere posizione sull’efficacia o meno delle soluzioni proposte.

In particolare, gli impegni di McDonald avevano ad oggetto l’eliminazione dei costi di formazione a carico dei potenziali franchisee, l’abbassamento del livello di investimento pubblicitario minimo richiesto, la possibilità di negoziare modifiche allo standard contrattuale proposto e l’eliminazione di gran parte delle restrizioni previste nella versione originale del patto di non concorrenza.

Il superamento del market test e l’approvazione finale degli impegni vincolanti proposti da Agcm ha consentito al McDonald’s di chiudere il procedimento senza che fosse irrogata una sanzione pecuniaria, ma, considerata la natura pubblica del potere di Agcm di irrogare sanzioni, l’accettazione degli impegni a chiusura dell’istruttoria non mette al riparo la parte dalla possibilità che gli ex franchisee promuovano un giudizio civile per ottenere il risarcimento del danno dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (Ago).

Il Tribunale di Torino si esprime sulla proteggibilità del segno K-way come marchio tra l’eccezione di esaurimento e tematiche di ambush marketing

Recentemente la sezione specializzata del Tribunale di Torino si è espressa in un caso molto interessante che ha riguardato l’applicazione della scriminante prevista in tema di esaurimento del marchio a fronte di una difesa che invocava il pericolo del c.d ambush marketing.

Le parti in causa sono state da un lato la Basicnet, leader nel settore della produzione di abbigliamento e titolare del marchio KWAY e dall’altro la FIFA e la Sony.

Basicnet si era accorta che, nel periodo dal 14 giugno al 15 luglio 2018, nel video ufficiale della canzone scelta come colonna sonora del campionato del mondo di calcio svoltosi in Russia, intitolata “LIVE IT UP” (FIFA World Cup 2018), il cantante Nicky Jam indossava un giubbotto K- WAY. Il marchio K-WAY, impresso dal produttore, era però dapprima offuscato nel video, e poi del tutto eliminato.

Il video è stato visibile per tutto il periodo di svolgimento del campionato mondiale ed al momento dell’introduzione della causa era raggiungibile sul sito web della UEFA e su varie piattaforme digitali tra cui il canale Youtube.

Il contesto della vicenda si inserisce nel contesto della promozione e sponsorizzazione del campionato del mondo di calcio, nell’ambito del quale Sony aveva avuto dalla FIFA l’incarico di realizzare e produrre fra l’altro, il brano musicale e il correlato video ufficiale del Campionato Mondiale di Calcio che si sarebbe svolto in Russia nel 2018, e, nell’ambito di tale incarico, aveva stabilito contrattualmente con il committente ogni dettaglio relativo alla produzione e realizzazione della colonna sonora, anche con riferimento alle esclusive che gli sponsor del Campionato Mondiale di Calcio si erano assicurate.

Una volta firmato il contratto con la FIFA, Sony girava il videoclip della canzone ufficiale della manifestazione interpretato dal cantante Nicky Jam. Il giorno delle riprese il cantante si era recato sul set indossando un giubbotto K-way molto particolare per la foggia ed i colori nonché per essere marchiato con un enorme logo K-Way oltre che dalla tradizionale cerniera colorata che contraddistingue i prodotti K-Way.

I responsabili Sony presenti rappresentavano subito al cantante che non sarebbe stato possibile inquadrare il giubbotto in quanto non vi era l’autorizzazione del produttore della giacca sfoggiata da Nicky Jam e che la stessa Basicnet avrebbe potuto essere accusata di ambush marketing da parte della autorità russe.

Più precisamente i responsabili della Sony rappresentarono al cantante che il giubbotto non avrebbe potuto essere inquadrato in ragione degli impegni contrattuali assunti dalla FIFA nel rispetto dei diritti di esclusiva degli sponsor ufficiali del mondiale di calcio tra cui non vi era la Basicnet.

Sony aveva inoltre rappresentato al cantante che l’utilizzo del marchio K-Way avrebbe potuto condurre a contestazioni da parte delle stesse autorità russe in ragione dell’illecito accostamento alla manifestazione di un marchio ad essa estraneo. A fronte, peraltro, del rifiuto del cantante a girare il video togliendosi il giubbotto Sony decise allora, come soluzione di ripiego, di oscurare il logo in fase di post produzione per cui una volta girato il video il logo K-Way venne cancellato elettronicamente dal giubbotto.

Il video così realizzato veniva anche caricato sul canale Youtube dell’artista.

Accortasi del fatto, Basicnet aveva richiesto a Sony e a FIFA l’immediato ritiro del video e il ripristino del marchio sul giubbotto asserendo che l’alterazione del marchio dell’attrice operata dalle convenute FIFA e Sony costituiva una violazione dei diritti di privativa del K-way a livello nazionale e comunitario, nonché integra una impostesi di concorrenza sleale

Secondo la difesa di Basicnet l’utilizzazione di un capo con apposto un marchio registrato doveva rispettare, anche nella fase post-vendita, la scelta del legislatore di tutelare il marchio registrato non solo contro il rischio di confusione quanto all’origine, ma anche contro l’erosione del valore promozionale incorporato nel segno, qualora di detto segno fosse stato fatto un uso a scopo di lucro.

Secondo parte attrice il comportamento in esame aveva determinato altresì un danno per l’immagine di prestigio dei prodotti e la rinomanza del marchio anche in considerazione del fatto che ogni manipolazione di un marchio è idonea a costituire fonte di lucro sia diretta che indiretta per chi la mette in atto. Sulla base di tali argomentazioni Basicnet chiedeva una inibizione della circolazione del video ed una liquidazione del danno in via equitativa.

Le difese delle parti convenute hanno da parte loro invocato il c.d. principio di esaurimento del marchio sostenendo che tale violazione non sarebbe sussistente laddove la cancellazione del logo sarebbe avvenuta su un prodotto appartenente al cantante e da questi indossato e non destinato, quindi, alla commercializzazione. Per questa ragione non avrebbero potuto trovare applicazione nella specie i principi di eccezione al principio di esaurimento del marchio, difettando in ogni caso l’elemento soggettivo della violazione in quanto la decisione di procedere alla cancellazione elettronica del logo sarebbe avvenuta a seguito della necessità di rispettare i protocolli per evitare la violazione dell’esclusiva riconosciuta agli sponsor dell’evento sportivo.

Inoltre le parti convenute argomentavano che gli organizzatori di tali eventi sono usuali bersagli del c.d. “ambush marketing”, ovvero di quelle attività promozionali promosse a danno degli sponsor ufficiali da parte di altri brand che non sono sponsor ufficiali e che, spesso approfittando dell’assenza di una specifica legislazione, tentano di “agganciarsi” alla manifestazione ed ottenere visibilità con un'azione di marketing non convenzionale.

La giurisprudenza di merito italiana ha già avuto modo di affermare che “ricorrono i "motivi legittimi perché il titolare del marchio si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti", come eccezione al c.d. "principio di esaurimento" in caso di rimozione del codice identificativo apposto sulle bottiglie di un prodotto (nella specie: un distillato). Ed invero, siffatta rimozione era idonea a ledere la reputazione del marchio e del suo titolare, se non altro per l'immagine di minor pregio che le bottiglie manipolate trasmettono ai consumatori, con ricadute negative, per il segno, anche sui prodotti commercializzati integri. Ne consegue che è irrilevante l'area, comunitaria o extracomunitaria, di immissione in commercio delle bottiglie in questione, dal momento che vi sono state alterazioni/manipolazioni della confezione e del prodotto” (Tribunale di Torino 12.5.2008).

Ancora si è affermato che “l'uso del marchio successivo alla prima immissione in commercio del prodotto incorporante il diritto non deve essere causa di detrimento alla reputazione e al prestigio collegati al segno distintivo, ciò costituendo motivo legittimo a che l'esaurimento del diritto non si verifichi” (Tribunale di Bologna 26.3.2010).

A parere della Corte, nel caso di specie la Sony, in sede di post produzione del video, ha pacificamente oscurato il logo K-Way posto sul giubbotto oggetto di causa che aveva indubbiamente una funzione particolarmente caratterizzante il prodotto in oggetto anche tenuto conto delle notevoli dimensioni di tale logo.

La Corte ha ritenuto chiaro che l’utilizzazione digtale del prodotto, oscurato del logo, costituisse una lesione del marchio stesso e, in particolare, della sua reputazione e del suo prestigio. Sotto tale profilo deve, quindi, ritenersi integrata la violazione degli artt. 5 Cpi e 13 Rmue, atteso che nessuna autorizzazione da parte dell’attrice, titolare dei marchi in oggetto, a tale oscuramento era stata concessa né espressamente né tacitamente.

A parere del Tribunale di Torino non può essere condiviso quanto sostenuto dalla convenuta in merito alla insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle citate disposizioni esimenti in quanto non vi sarebbe stata alcuna immissione in commercio del giubbotto essendo lo stesso stato acquistato dal cantante ai fini del proprio personale godimento. L’eccezione non è stata ritenuta pertinente in quanto se è vero che non risulta contestata l’appartenenza del giubbotto al cantante, vero è anche che proprio con l’utilizzo di quel giubbotto e all’alterazione del marchio che lo contraddistingue che il video è stato girato e diffuso a livello mondiale, vista la risonanza dell’evento, con tutte le conseguenti ricadute commerciali a vantaggio, anche delle convenute.

Appare evidente, quindi, a parere della Corte che nel caso di specie non vi è stata alcun esaurimento del marchio atteso che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non è stato utilizzato a scopo di mero godimento nell’ambito della fisiologica immissione nel circuito economico ma specificamente al fine di realizzare un video destinato alla promozione di un evento di rilevanza mondiale quale il Mondiale di calcio Russia 2018.

Realizzazione e diffusione di tale video che sono avvenute proprio ad opera delle parti convenute.

Né può trovare ancora accoglimento la tesi secondo cui gli illeciti commessi difetterebbero dell’elemento soggettivo, laddove dalla stessa narrazione dei fatti operata dalla parte convenuta emerge inequivocabilmente come la stessa fosse ben consapevole del comportamento tenuto essendo l’oscuramento stato eseguito proprio dalla Sony al fine di aggirare i divieti di utilizzo di prodotti non riferibili agli sponsor ufficiali della manifestazione. Secondo il Tribunale di Torino, la posizione della parte attrice è, pertanto, da riconoscersi meritevole di tutela non sotto il profilo di un suo diritto a vedere accostato il suo marchio alla manifestazione sportiva in oggetto, diritto peraltro neppure reclamato dalla stessa attrice, bensì sotto il profilo del diritto della stessa a non vedersi alterare il logo del proprio prodotto e, conseguentemente, a non vedersene ledere il prestigio e il valore promozionale.

Sotto tale profilo, pertanto, la condotta posta in essere dalle parti convenute è da ritenersi contrastante con i principi di cui agli artt. 5 Cpi e 13 Rmue nonché di cui allo stesso art. 20 Cpi, rappresentando l’oscuramento del logo una ipotesi di contraffazione.

Il comportamento rileva, inoltre, anche sotto il profilo della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. in quanto è pacifico che Basicnet operi anche sul mercato della promozione di video pubblicitari dei propri prodotti e la diffusione di un video contenente un prodotto Basicnet modificato senza il suo consenso in modo da alterarne la capacità distintiva rappresenta un’ipotesi di comportamento non conforme alla correttezza professionale rilevante ai sensi dell’art. 2598 co. 3 cpc.

Per l’insieme di tali ragioni, pertanto, la pretesa attorea deve essere considerata fondata.

Non vale, inoltre a parere della Corte, il richiamo alla pratica dell’ambush marketing formulato dalle parti convenute. Ricorre tale pratica “allorché una campagna di comunicazione lasci intendere contrariamente al vero che un soggetto sia sponsor di un evento” (Giurì Codice Autodisciplina Pubblicitaria 8.7.2014). La pratica dell’ambush marketing è considerata ingannevole, poiché induce in errore il consumatore medio sull’esistenza di rapporti di sponsorizzazione ovvero di affiliazione o comunque di collegamenti con i titolari di diritti di proprietà intellettuale, invece insussistenti (in tal senso Tribunale di Milano 15.12.2017) e costituisce un’ipotesi particolare di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che può trovare tutela nell’alveo generale dell’art. 2598,3° comma, c.c. (Tribunale Milano 15.12.2017).

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “con la figura dell’ambush marketing il concorrente sleale associa abusivamente l’immagine ed il marchio di un’impresa ad un evento di particolare risonanza mediatica senza essere legato da rapporti di sponsorizzazione, licenza o simili con l’organizzazione della manifestazione. In tal guisa lo stesso si avvantaggia dell’evento senza sopportarne i costi, con conseguente indebito agganciamento all’evento ed interferenza negativa con i rapporti contrattuali tra organizzatori e soggetti autorizzati. Si tratta dunque di illecito ove i soggetti danneggiati sono l'organizzatore dell'evento, il licenziatario (o sponsor) ufficiale ed infine il pubblico.” (Tribunale Milano 15.12.2017).

Da quanto sopra esposto emerge chiaramente come nel caso di specie non possa in alcun modo ravvisarsi una pratica di ambush marketing da parte di Basicnet. Quest’ultima non ha, infatti, compiuto alcuna attività associazione del proprio marchio all’evento del Mondiale di calcio di Russia 2018 e neppure ha acconsentito a che tale associazione venisse eseguita da altri. Sono state, infatti, le convenute ad utilizzare il prodotto Basicnet alternandone il logo nel tentativo di renderlo riconoscibile al fine di evitare di incorrere nella violazione degli accordi presi con gli sponsor ufficiali e con la stessa normativa russa. Nessuna attività e conseguentemente responsabilità può essere imputata alla Basicnet in relazione all’accaduto laddove questa è venuta a conoscenza dell’accaduto solo a seguito della diffusione del video.

Procedimenti brevettuali EPO e provvedimenti giudiziari d’urgenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9.1 della direttiva Enforcement (Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) in una controversia brevettuale tra due società tedesche, la Phoenix Contact GmbH & Co. KG, titolare del brevetto e la Harting Electric GmbH & Co. KG, asserita contraffattrice.

La pronuncia del 28 aprile 2022 giunge all’esito di un rinvio pregiudiziale operato dal Landgericht München a fronte di una domanda di tutela d’urgenza presentata dalla Phoenix per la tutela di una privativa brevettuale avente ad oggetto una spina di collegamento con un morsetto per conduttore di protezione, concesso in sede EPO, ma opposto proprio dalla Hartig.

Il giudice aveva ritenuto il brevetto valido e contraffatto, ma non aveva potuto emettere il provvedimento di inibitoria richiesto in quanto vincolato al rispetto della giurisprudenza dell’Oberlandesgericht München che impediva l’adozione di provvedimenti d’urgenza a tutela di una privativa brevettuale fintantoché a validità del titolo stesso non fosse stata confermata dal procedimento di opposizione o d’appello in sede EPO o da una decisione del Bundespatentgericht.

Il quesito pregiudiziale aveva ad oggetto proprio la compatibilità di questo orientamento giurisprudenziale con l’art. 9.1 della Direttiva Enforcement che prevede la possibilità per i giudici degli Stati Membri di emettere nei confronti del presunto autore di una violazione inerente un titolo di proprietà industriale un provvedimento urgente volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale.

La Corte di giustizia ha in primo luogo ribadito che l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela delle privative industriali deve essere sempre subordinata ad un esame “fact specific” in merito alla sussistenza della proteggibilità dei titoli stessi ed alla loro violazione.

Inoltre, la natura stessa del provvedimento d’urgenza deve consentire la cessazione della violazione senza dover attendere una statuizione di merito sulla validità del titolo e la relativa contraffazione proprio in ragione del pregiudizio irreparabile da ritardo che verrebbe a determinarsi nel tempo necessario al compimento dell’accertamento di merito su questi aspetti.

In questo senso, la giurisprudenza dell’Oberlandsgericht München sembrerebbe contrastare con questo principio e privare la tutela d’urgenza dell’effetto utile che la connota, nella misura in cui subordina la concessione di provvedimenti d’urgenza ad un ulteriore accertamento di valdità ad opera dell’EPO o del Bundespatentgerich.

Nel risolvere il quesito pregiudiziale la Corte di Giustizia UE ha quindi concluso che l’art. 9.1 della Direttiva Enforcement “osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità”.

Sulla prova dell’uso del marchio nei procedimenti di nullità e opposizione

Laura Bussoli - Senior Counsel

Non a tutti è noto che una volta depositato e registrato, il marchio deve costituire oggetto d’uso effettivo da parte del suo titolare: le norme – sia nazionali che comunitarie – prevedono infatti un primo periodo di tolleranza di cinque anni dalla registrazione, scaduto il quale il titolare potrebbe essere chiamato a dare prova di un uso effettivo del suo marchio.

La prova dell’uso può essere richiesta sia nell’ambito di un procedimento di opposizione da parte del richiedente il marchio opposto all’opponente, con la conseguenza che in assenza di prove utili, l’opposizione è di diritto respinta.

Similmente la prova dell’uso del marchio potrebbe essere chiesta nell’ambito di un procedimento di decadenza per non uso previsto a livello comunitario dagli Artt. 18 e 58 Regolamento sul marchio dell’Unione europea, UE 2017/1001. Anche in questo caso le conseguenze sono tutt’altro che banali per il titolare del marchio, dato che qualora il giudice amministrativo reputasse le prove non sufficienti, il marchio verrebbe dichiarato nullo a fare data dalla domanda di decadenza e quindi cancellato dal registro.

In sostanza quindi, l’uso del marchio è fondamentale anche in tutti i casi in cui il marchio viene registrato: non è sufficiente avere registrato il marchio in una serie di classi merceologiche al fine di assicurarsi una protezione più ampia possibile, se poi a tale registrazione non corrisponde un uso genuino dello stesso nei termini di legge.

Particolarmente importante quindi sarà da parte del titolare la raccolta di prove d’uso nel tempo, specie man mano che si avvicina la scadenza del quinquennio di tolleranza.

Di grande importanza è anche sapere quali sono le prove d’uso rilevanti per il giudice amministrativo. Tra le principali prove d’uso ci sono senz’altro le fatture di vendita.

Come più volte ribadito dai giudici, tali fatture devono mostrare volumi significativi e frequenti di vendite durante il periodo rilevante (quinquennio antecedente alla domanda di nullità o, nell’ambito di un procedimento di opposizione, dal momento della pubblicazione).

Si noti che le offerte di vendita dei prodotti recanti il marchio impugnato sui siti web non sono sufficienti di per sé a dimostrare un uso effettivo, tuttalpiù possono assumere rilievo unitamente ad altri elementi quali per esempio, la produzione di documenti giustificativi, imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, annunci sui giornali.

Sul punto si espresso anche di recente il Tribunale UE nella causa T‑1/20 del 13/10/2021 rigettando il ricorso della società Mi Indutries Inc., produttrice di cibi organici per animali domestici, confermando la decisione della Commissione dei Ricorso presso l’EUIPO che aveva ritenuto alcuni estratti del sito Internet «Amazon.co.uk» ove i prodotti recanti il marchio contestato erano messi in vendita non sufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio: gli stessi dimostravano semplicemente che i prodotti in questione erano stati messi in vendita, senza tuttavia dimostrare che gli stessi erano effettivamente stati venduti e senza fornire alcuna informazioni sul volume di eventuali vendite.

Secondo la giurisprudenza, l'uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o presunzioni, ma deve fondarsi su elementi concreti e oggettivi che dimostrino l'uso effettivo e sufficiente del marchio nel mercato interessato.

Secondo i regolamenti di esecuzione, inoltre la prova dell'uso deve riguardare il luogo, la durata, l'estensione e la natura dell'uso che è stato fatto del marchio impugnato.

È fondamentale poi che le prove riguardino il quinquennio rilevante: ulteriori prove fuori da tale periodo saranno considerate solo secondariamente.

Inoltre, la condizione relativa all'uso effettivo del marchio richiede che esso, in quanto protetto nel territorio di riferimento, sia utilizzato pubblicamente ed esternamente. Sotto questo profilo il Tribunale ha precisato che sono rilevanti non solo le vendite ai consumatori finali, ma anche ai clienti industriali e agli utilizzatori professionali (vendite B2B).

Infine il Tribunale ha precisato che anche se non è necessario per il titolare al fine di sottrarsi alle sanzioni, dimostrare un uso costante e di portata rilevante per tutto il quinquennio di riferimento, l’assenza palese di prove per una parte importante del periodo fa sì che l’uso sia considerato non sufficiente.

Un pay-off (o slogan) è registrabile come marchio?

Molto spesso ci viene chiesto di depositare come marchio un determinato slogan (pay-off) e la risposta spesso non è così scontata.

Quando si parla di pay-off in quest’ambito si pensa subito al noto JUST DO IT di Nike – che conta oltre cento registrazioni nel mondo - o all’altrettanto noto “I’m lovin it” di Mc Donald – anch’esso depositato e registrato dalla multinazionale americana in tutto il mondo.

Non sempre però il pay-off è registrabile come marchio, anche se in realtà, sono possibili altre forme di tutela, alternative e diverse dalla registrazione.

Recentemente, per esempio il Tribunale dell’UE con sentenza del 30 giugno 2021 ha rigettato in appello la domanda di registrazione del marchio figurativo

Goclean.png

da parte di una società italiana produttrice di prodotti da bagno, in particolare per “cassette di scarico per WC; tazze da gabinetto [WC]; impianti di distribuzione di acqua”.

Prima di questa, anche altre decisioni a livello europeo, e non solo, avevano negato la registrabilità di alcuni slogan rilevandone l’assenza di capacità distintiva: fra queste, la sentenza del Tribunale UE 30/04/2015 (cause riunite T-707/13 e T-709/13) sul marchio denominativo “BE HAPPY” per prodotti di cartoleria, oggettistica (tazze e prodotti da cucina) e giocattoli.

Nonostante il carattere fantasioso ed originale del segno, i giudici comunitari hanno negato che quest’ultimo fosse atto a svolgere la funzione tipica e principale del marchio, vale a dire quella di indicare la fonte imprenditoriale del prodotto o servizio al quale si riferisce.

Similmente nella sentenza del 9 marzo 2017, in Puma/EUIPO, T-104/16, il Tribunale aveva negato la registrabilità del segno Forever Faster per calzature e articoli sportivi ritenendo che il marchio sarebbe stato percepito dal pubblico “come una semplice formula elogiativa o un'informazione sulle qualità desiderate e sullo scopo dei prodotti in questione”.

Audi.jpg

Diversamente, tuttavia, si riscontrano altri precedenti che invece hanno approvato la registrazione di pay-off apparentemente non molto dissimili dagli altri appena visti. Così, la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.1.2010 resa nel giudizio C-398/08 P (Audi AG) ha considerato registrabile come marchio figurativo il pay-off di Audi “vorsprung durch technik” [“Avanti grazie alla tecnologia”]

In questo caso secondo il Tribunale “anche supponendo che lo slogan «Vorsprung durch Technik» veicoli un messaggio obiettivo, secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori, tale circostanza non consente di concludere che il marchio richiesto sia del tutto privo di carattere distintivo intrinseco”. Sempre nella citata sentenza si legge: “Tutti i marchi composti da segni o da indicazioni che sono peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano all’acquisto dei prodotti o dei servizi designati da tali marchi veicolano per definizione, in maggiore o minore misura, un messaggio obiettivo. Tale situazione può in particolare riscontrarsi quando questi marchi non si riducono ad un messaggio pubblicitario ordinario, ma possiedono una certa originalità o ricchezza di significato, rendono necessario un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento.

Come si possono distinguere quindi gli slogan registrabili da quelli non registrabili?

L’Euipo sulla base della giurisprudenza prodotta in questi anni, ha messo a disposizione una serie di linee guida (rinvenibili sul sito https://guidelines.euipo.europa.eu/1922901/1802830/direttive-di-marchi/4-slogan--valutazione-del-carattere-distintivo) utili ad individuare quando lo slogan presenta non solo un valore pubblicitario, ma anche un carattere distintivo:

“È possibile che uno slogan pubblicitario sia distintivo ogniqualvolta è considerato più di un semplice messaggio pubblicitario che esalta le qualità dei prodotti o dei servizi in questione, in quanto:

  • costituisce un gioco di parole e/o

  • introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato, e/o

  • ha qualche particolare originalità o risonanza e/o

  • innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo.

Oltre a quanto sopra, le seguenti caratteristiche di uno slogan possono contribuire perché possa essere riconosciuto il suo carattere distintivo:

  • strutture sintattiche insolite
  • l’uso di artifici linguistici e stilistici, come ad esempio allitterazioni, metafore, rima, paradosso ecc

Alla luce di queste guidelines e della recente sentenza del Tribunale Comunitario sul marchio GO CLEAN il quadro sembra essere più chiaro: ferma restando la funzione di indicatore di origine che deve avere il marchio, questa può essere assolta anche attraverso uno slogan pubblicitario purché lo stesso non si riduca ad una “semplice formula elogiativa”.

Il marchio deve quindi innanzi innanzitutto indicare al pubblico la provenienza di un prodotto o servizio da una determinata fonte imprenditoriale. Secondariamente, il marchio svolge senza dubbio anche una funzione pubblicitaria.

Ma quando quindi la funzione distintiva del marchio resiste nonostante il carattere spiccatamente pubblicitario dello stesso?

Più chiara rispetto ai precedenti citati appare l’ultima decisione in commento del Tribunale secondo cui:

“41 - È infatti sufficiente, per constatare l’assenza di carattere distintivo, rilevare che il marchio contestato indica al consumatore una caratteristica del prodotto relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, deriva da un’informazione a carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico di riferimento percepirà in primis in quanto tale, piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.

42 - Orbene, nel caso di specie, il pubblico di riferimento non avrà bisogno di fare alcuno sforzo interpretativo per comprendere la locuzione «go clean» come un’espressione che incita all’acquisto e che enfatizza l’attrattività dei prodotti di cui trattasi, rivolgendosi direttamente ai consumatori e invitandoli ad acquistare prodotti che offrano loro una maggiore pulizia e una migliore igiene”.

Si potrebbe dire che quindi che quando lo slogan, non è banale e scontato ma impone comunque al consumatore un certo sforzo interpretativo per coglierne il significato, lo stesso si candida ad essere accettato come marchio.

È bene ricordare che un parametro fondamentale per valutare il carattere distintivo di un segno è il “pubblico di riferimento”.

Lo slogan quindi può essere registrato come marchio se dotato di sufficiente capacità distintiva e percepito dal pubblico di riferimento, come un segno che indica la provenienza imprenditoriale di un prodotto o servizio e non solo un’espressione elogiativa o semplice messaggio promozionale: “31 Un tale marchio deve essere considerato privo di carattere distintivo se è idoneo ad essere percepito dal pubblico di riferimento soltanto come una semplice formula promozionale”.

Un suggerimento potrebbe essere quello di non effettuare subito un deposito di uno slogan, ma di attendere che lo stesso abbia acquisito una certa diffusione e notorietà tra il pubblico, un cosiddetto secondary meaning insomma, che lo renda immediatamente ricollegabile ad un certo prodotto (rectius: ad una certa fonte imprenditoriale).

In questo caso infatti la funzione distintiva del marchio “è salva” in quanto garantita dal cosiddetto secondary meaning.

La tutela del modello registrato assorbe quella di concorrenza sleale e look alike

Il mercato dei prodotti per la cura delle piante vede fronteggiarsi imprese che condividono i medesimi punti vendita specializzati: si tratta di garden center e vivai, che offrono in vendita i prodotti per tipologia, allocandoli in scaffali o settori contigui.

Per distinguere i propri prodotti da quelli dei concorrenti, Vigorplant, che produce e commercializza terricci e fertilizzanti, aveva lanciato nel 2019 una nuova gamma di cinque terricci caratterizzata da un packaging con un colore diverso per tipologia di prodotto e un nuovo prodotto top di gamma.

Il packaging presentava, oltre a una colorazione specifica secondo la categoria di terriccio che conteneva, una peculiare suddivisione del sacchetto in due parti e la collocazione di tre pittogrammi esemplificativi della performance del prodotto in una zona specifica del sacchetto.

Il terriccio top di gamma, aveva, a sua volta, uno specifico packaging di riferimento, composto di uno speciale materiale che rendeva il sacchetto di colorazione blu cangiante ed era stato anche registrato come modello semplice.

Poco tempo dopo il lancio sul mercato di questi packaging, Vigorplant rinveniva sul mercato i prodotti di un concorrente, Tercomposti S.p.A., presentati in dei contenitori che riproducevano la suddivisione per colori, la rappresentazione stilizzata dei prodotti di riferimento e gli stessi pittogrammi collocati nella medesima posizione di quelli dei packaging Vigorplant.

Ravvisando un pregiudizio per il successo commerciale dei propri terricci, Vigorplant proponeva un ricorso cautelare per inibitoria e sequestro nei confronti dei packaging di Tercomposti e inquadrava giuridicamente la vicenda come atto di concorrenza sleale confusoria, parassitaria sinronica e per look-alike (art. 2598 c.c.) e, con riferimento specifico al packaging del terriccio top di gamma, come violazione del proprio modello registrato (art. 31 c.p.i.) proprio di quel packaging.

Esaminando il fumus boni iuris, il Tribunale ha esaminato per prima cosa la doglianza relativa alla violazione del modello registrato, stabilendo che la privativa azionata da Vigorplant possedeva tutti i requisiti di validità stabiliti dagli artt. 32 - 33 bis del codice di proprietà industriale, ovvero: liceità, novità e carattere individuale.

Con specifico riferimento a quest’ultimo requisito - nonostante non sia possibile fare un uso esclusivo di elementi presenti sul packaging quali fiori, terra, pittogrammi informativi, colore blu - l’aspetto generale del sacchetto è stato ritenuto ben caratterizzato dalla specifica disposizione di questi elementi e dalla predominanza del colore blu con effetto cangiante, caratteristiche che, se non potevano essere rinvenute in altri prodotti lanciati sul mercato in epoca antecedente la registrazione, si ritrovavano invece nei sacchetti Tercomposti, che suscitavano la medesima impressione generale del modello di Vigorplant.

Alla luce del fatto che i sacchetti di Tercomposti non si discostavano sufficientemente dal modello di packaging Vigorplant, l’ordinanza in commento ha ritenuto sussistente una violazione della privativa del ricorrente e ha concesso la misura dell’inibitoria, assistita da penale, nei confronti della resistente con riferimento al packaging del prodotto “Superterriccio”.

Le altre confezioni commercializzate da Tercomposti non sono state, invece, ritenute in violazione dei packaging di Vigorplant perché si discostavano maggiormente dall’impressione generale suscitata dal modello registrato azionato.

Sotto il profilo della concorrenza sleale, il Tribunale ha ritenuto che le censure di parassitarietà e imitazione servile non fossero state supportate da prove sufficienti da parte della ricorrente.

Infatti, per quanto riguarda proprio l’imitazione servile, il ricorrente avrebbe dovuto – a detta del Tribunale - valorizzare tutti quegli elementi che potevano provare la distintività del proprio packaging.

Allo stesso modo la concorrenza sleale per look alike (ripresa delle caratteristiche di un prodotto noto) non è stata ritenuta provata sulla base del rilievo per cui non vi erano sulle confezioni Tercomposti elementi sufficienti a creare un collegamento tra i due prodotti, trattandosi di elementi decorativi con colori e con una disposizione diversa.

Anche per quanto riguarda la concorrenza parassitaria sincronica (che si sostanzia nella ripresa simultanea di tutti i prodotti o di molti prodotti di un concorrente), l’ordinanza in commento ha rilevato l’assenza di una ripresa generalizzata delle proposte commerciali di Vigorplant da parte di Tercomposti.

A fronte dei rilievi relativi al caso di specie, appare evidente che un’azione per concorrenza sleale, in tutte le sue declinazioni (parassitaria, imitazione servile, agganciamento) deve essere sempre suffragata da prove idonee a costituire quel substrato di indizi necessari a sostanziare la pretesa .

Tribunale di Milano, ordinanza 4 maggio 2021.

La Corte di giustizia ritiene valido il marchio per la forma di una singola scanalatura di pneumatico (Yokohama Rubber vs Pirelli Tyre)

Alcuni giorni orsono la Corte di Giustizia della Comunità Europea (“CGCE”) ha emesso un provvedimento con il quale ha respinto l'azione di nullità proposta dal costruttore di pneumatici Yokohama contro la domanda marchio depositata da Pirelli per proteggere una mera parte del battistrada di un pneumatico come marchio.

Con tale decisione la CGCE ha riformato un precedente provvedimento della divisione di appello dell’EUIPO che aveva ritenuto che il disegno di una parte del battistrada non costituisse di per sé un marchio valido in relazione alla classe n. 12 della classificazione di Nizza, in quanto la scanalatura assolveva una funzione meramente tecnica e non distintiva. Tuttavia, nel 2018, la CGCE ha ribaltato questa decisione e ha confermato la registrazione del marchio contestato in particolare anche per questi prodotti.

Yokohama ha impugnato questa decisione davanti Corte di Giustizia Europea, che ha ora emesso una decisione finale in questa controversia (EU:C:2021:431). Anche l'Ufficio europeo dei marchi (EUIPO) e l'Associazione europea dei proprietari di marchi del Regno Unito sono intervenuti nella causa.

Come nei casi precedenti, la possibile funzione tecnica di una parte del battistrada Pirelli è stata ancora una volta oggetto di discussione davanti alla CGCE. Formalmente, sia Yokohama che l'EUIPO hanno fatto valere la violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 40/94 nella sentenza del Tribunale di primo grado del 2018 poi impugnata.

Secondo la CGCE, il Tribunale di primo grado ha erroneamente ritenuto che una singola scanalatura di un pneumatico, che costituiva il marchio contestato, non fosse di per sé in grado di svolgere una funzione tecnica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 perché la scanalatura appariva in un battistrada di pneumatico in combinazione con altri elementi.

Contrariamente all'opinione della ricorrente, il Tribunale di primo grado non aveva escluso la possibilità che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 si applichi a un segno la cui forma è necessaria per ottenere un risultato tecnico che contribuisce al funzionamento di un prodotto, anche se tale forma non è di per sé sufficiente per ottenere il risultato tecnico previsto di tale prodotto. La CGCE ha aggiunto che, al contrario, il Tribunale di primo grado aveva constatato che le prove presentate dalla Yokohama dinanzi all'EUIPO non dimostravano che una sola scanalatura di forma identica a quella rappresentata dal marchio in questione fosse in grado di ottenere il risultato tecnico ipotizzato nella decisione impugnata.

In sostanza, la Corte ha confermato le valutazioni del Tribunale secondo cui il marchio controverso non rappresenta il disegno di un battistrada e quindi non è costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti in questione (in particolare pneumatici) ai sensi dell’articolo 7(e)(ii) del Regolamento (CE) n.ro 40/94. Esso rappresenta al massimo una singola scanalatura di un battistrada di pneumatico e non un battistrada di pneumatico, poiché non incorpora gli altri elementi di un battistrada di pneumatico.

Valore artistico e tecniche innovative di scultura

La stampa 3D, è uno strumento versatile, che si presta a realizzare qualsiasi cosa, da una semplice matita a un intero edificio, che può essere scannerizzato, trasformato in algoritmo e infine ri-materializzato da un macchinario che lo scolpisce letteralmente in sole 48 ore.

In ambito artistico, le applicazioni sono potenzialmente infinite e oggi, studi di architettura e case di moda fanno sempre più spesso utilizzo di stampanti 3D per realizzare i propri progetti, contenendo i costi e riducendo anche l’impatto ambientale della produzione.

Ma è nel mondo della scultura che l’utilizzo di tecniche di fresatura tridimensionale sono venute alla ribalta con un caso giudiziario di contraffazione di opera d’arte, perché, sé è vero che la stampa 3D è una grandissima opportunità di innovazione per il mondo artistico, la circolazione su larghissima scala di internet di file contenenti informazioni idonee alla riproduzione attraverso le stampanti 3D, crea nuove possibilità di conflitti con i diritti altrui.

E’ quello che è avvenuto con una scultura realizzata con tecniche innovative e progettata in uno dei centri europei di eccellenza della lavorazione in legno: la Val Gardena, che è conosciuta in Italia e all’estero come la patria delle lavorazioni artigianali a carattere religioso; in questo mercato, la famiglia Demetz è attiva da generazioni nella realizzazione di sculture che oggi progetta e realizza attraverso l’impiego di metodi d’avanguardia.

Per realizzare una statua commissionatale da un rivenditore americano nel 2019, la Demetz Art Studio S.r.l., una volta ultimata la realizzazione di un disegno e di un primo esemplare in legno, si è rivolta ad un’impresa fiorentina perché realizzasse la fresatura robotica dalla statua a partire da una scansione 3D, che le ha consegnato in un apposito file, con l’espressa indicazione di restituirlo o distruggerlo e, in ogni caso, di non realizzare altri esemplari della statua.

A fresa ultimata e consegnata la statua negli Stati Uniti, la famiglia Demetz notava su Facebook il post di una fotografia, scattata nello stesso stabilimento in cui era stata realizzata la fresatura e che raffigurava proprio la statua che aveva commissionato; da un’ispezione a sorpresa, rinveniva sul posto anche un’altra copia in lavorazione della statua e la sua immagine inserita in un depliant.

Dopo aver chiesto inutilmente la restituzione del file della scansione 3D, che consentiva di realizzare le copie delle statua, la Demetz Art Studio S.r.l. instaurava un procedimento d’urgenza dinnanzi al Tribunale di Firenze, chiedendo descrizione, sequestro ed inibitoria del file della scansione, delle copie della statua e del materiale promozionale su cui era raffigurata.

Il Tribunale accoglieva le richieste della ricorrente con decreto inaudita altera parte e, in sede di conferma del provvedimento, metteva in luce alcuni aspetti relativi alla tutela riconosciuta dal diritto d’autore alle opere creative.

Il primo aspetto interessante del provvedimento riguarda, in termini generali, il rapporto tra creazione artistica e nuove tecnologie di realizzazione dell’opera: a detta del Tribunale, la creatività e la paternità di un’opera non vengono meno nel momento in cui ne avviene la trasposizione in immagine digitale e poi la riproduzione meccanica, nemmeno quando la realizzazione di queste fasi di lavorazione abbiano comportato l’intervento esecutivo di terzi.

Prendendo posizione nello specifico sull’uso illecito dell’opera altrui, il Tribunale ha disatteso la tesi della resistente che sosteneva di aver utilizzato l’immagine della statua sui depliant e sulle brochure solo a dimostrazione delle proprie capacità realizzative; infatti, anche la rappresentazione e l’utilizzo di un’opera altrui come esempio della propria abilità esecutiva costituisce ugualmente un uso finalizzato ad ottenere un vantaggio economicamente apprezzabile, anche se solo in termini di risonanza pubblicitaria e, in assenza di autorizzazione dell’autore, integra una violazione dei diritti di privativa di quest’ultimo.

Riconoscendo carattere creativo alla statua realizzata da Demetz, il Tribunale di Firenze ha applicato l’art. 12 comma 2 l.d.a., che stabilisce che spetta all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo.

Trattandosi di un utilizzo di un’opera altrui diretto a perseguire un vantaggio economico, come quello di ottenere risalto e notorietà presso il pubblico, non poteva trovare applicazione in questo caso quel sistema di eccezioni e limitazioni previsto dalla normativa nazionale sul diritto d’autore per particolari ipotesi meritevoli di tutela.

Infatti, in virtù di norme quali l’art. 70 della legge sul diritto d’autore italiana, è oggi consentito utilizzare liberamente - e senza bisogno di autorizzazione da parte dell’autore - le opere d’arte in tutti i casi in cui occorra la protezione del diritto d’autore si trovi in conflitto con la tutela di obiettivi e valori che, spesso, si pongono in antitesi con esso (per esempio la libertà d’espressione e comunicazione, la tutela della riservatezza degli utenti, il progresso artistico e scientifico, ecc.).

In questo scenario, la Direttiva Copyright del 2019 - di prossimo recepimento in Italia - è intervenuta rendendo gli usi leciti delle opere protette (quali possono essere quelli di citazione, critica, rassegna e gli utilizzi a scopo di caricatura e parodia) oggetto di normazione obbligatoria per tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Tribunale di Firenze, ordinanza 7 gennaio 2021.

Il “mattoncino” LEGO è tutelabile come modello comunitario.

yulia-matvienko-kgz9vsP5JCU-unsplash (1).jpg

Con decisione del 24 marzo 2021 (T- 515/19) il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la precedente decisione della Commissione dei Ricorsi presso l’EUIPO che nel 2019 aveva dichiarato nullo il celebre mattoncino Lego già registrato come modello comunitario.

La pronuncia della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO aveva infatti stabilito che non era possibile tutelare come modello il noto mattoncino della Lego poiché la forma dello stesso risulta imposta dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

Nel 2016, la Delta Sport Handelskontor, società tedesca produttrice di giocattoli e concorrente di Lego, aveva avanzato un’azione di nullità avverso il citato modello di Lego sostenendo la contrarietà dello stesso alle disposizioni del Regolamento n. 6/2002 sul design comunitario (“RDC”), che vietano la registrabilità come disegno o modello, di prodotti (o parti di prodotto) il cui aspetto esteriore (oggetto di tutela) è dettato unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

In base alla normativa comunitaria (art. 8 RDC, nonché a quella italiana, art. 36 Codice di proprietà industriale) non possono costituire validamente oggetto di registrazione come disegni o modelli, i prodotti, o le parti di prodotto, le cui caratteristiche esteriori sono necessitate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto.

In sostanza, la forma di un prodotto può essere protetta anche se alcune delle sue caratteristiche sono funzionali, ma solo qualora il risultato tecnico al quale le stesse sono preordinate sia ottenibile anche con forme alternative: in tali casi infatti la scelta del designer è, seppur condizionata da ragioni funzionali, pur sempre discrezionale.

Immagine1.png

Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono necessariamente essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto in modo che questo possa svolgere la propria funzione.

La normativa, tuttavia, prevede un importante eccezione per i cosiddetti sistemi modulari: in deroga al divieto di registrazione come modello o disegno di forme imposte dalla funzione tecnica, l’art. 8 ultimo comma RDC consente la registrazione di prodotti o parti di prodotto quando le forme dello stesso hanno “lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare”. Per prodotti modulari si intendono i prodotti caratterizzati dall’intercambiabilità e dalla componibilità in un sistema di unione multipla. I prodotti in questione devono essere progettati per potersi connettere l’un l’altro secondo diverse combinazioni.

L’eccezione è giustificata dal fatto che nel caso dei sistemi modulari (diversamente dai pezzi di ricambio per i quali non vale l’eccezione), l’imitatore potrebbe inserirsi direttamente nel mercato dei prodotti finiti proponendo egli stesso un sistema completo ed autonomo concorrente con quello del titolare del primo modello. Mentre il pezzo di ricambio, quindi, è una parte del prodotto ad essa funzionale, il pezzo del sistema modulare è esso stesso il prodotto e beneficia dell’eccezione di cui all’art. 8 RDC.

Ebbene, con decisione del 10 aprile 2019, la Commissione dei ricorsi dell’EUIPO, su domanda della società tedesca aveva ritenuto che il modello di Lego fosse nullo in quanto tutte le caratteristiche estetiche del prodotto erano, ad avviso dell’Ufficio, unicamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto, vale a dire consentire il montaggio e lo smontaggio con il resto dei mattoncini. Secondo la Commissione tale funzione è l'unico fattore che ha determinato le caratteristiche di aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello impugnato.

In particolare, la Commissione aveva tenuto conto dei seguenti elementi: i) la fila di “bottoni” sulla faccia superiore del mattone; ii) la fila di cerchi più piccoli sulla faccia inferiore del mattone; iii) le due file di cerchi più grandi sulla faccia inferiore del mattone; iv) la forma rettangolare del mattone; v) lo spessore delle pareti del mattone e vi) la forma cilindrica delle “bottoni”.

La Commissione quindi aveva ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 8 paragrafo 1 RDC.

Inoltre, poiché, per poter svolgere la funzione di montaggio e smontaggio del prodotto interessato dal disegno o modello impugnato, le caratteristiche d'aspetto di tale disegno o modello, quali individuate dalla commissione di ricorso, devono essere riprodotte nelle dimensioni esatte al fine di consentire il loro collegamento, esse rientrano altresì nell'articolo 8, paragrafo 2, RDC.

Inoltre, aveva omesso di considerare l’eccezione proposta da Lego sui sistemi modulari di cui all’art. 8.3 RDC in quanto ritenuta inapplicabile al caso di specie oltre che tardiva.

A fronte della dichiarazione di nullità, la società danese ha quindi adito il Tribunale dell'Unione Europea al fine di ottenere l'annullamento di tale decisione.

Il Tribunale ha accolto la domanda di Lego sulla base delle seguenti considerazioni:

i)             Affinché un disegno o modello sia dichiarato nullo, tutte le caratteristiche esteriori del suo aspetto devono essere considerate ed imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto a cui si riferiscono. Diversamente, se almeno una delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato da un disegno o modello non è imposta esclusivamente dalla funzione tecnica di tale prodotto, il disegno o modello non può essere annullato. Nella fattispecie in esame, il mattoncino Lego possiede una superficie liscia su due lati lunghi e tale caratteristica non compare tra quelle prese in esame dalla Commissione dell’EUIPO, pur trattandosi di una caratteristica dell'aspetto del prodotto che pare non incidere sulla funzionalità dello stesso.

ii)            Il Tribunale ha inoltre precisato quale sia il corretto iter di valutazione da seguire rispetto alla validità di un disegno o modello ai sensi dell’art. 8 RDC: è necessario, in primo luogo, determinare la funzione tecnica del prodotto interessato, in secondo luogo, analizzare le caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento e, in terzo luogo, esaminare, alla luce di tutte le circostanze oggettive pertinenti, se tali caratteristiche siano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto interessato. In altri termini, occorre esaminare se la necessità di soddisfare tale funzione tecnica sia l'unico fattore che ha determinato la scelta di tali caratteristiche da parte del progettista, senza che considerazioni di altra natura, in particolare quelle relative all'aspetto visivo di tale prodotto, abbiano svolto alcun ruolo nella scelta di tali caratteristiche

iii)           Infine, la censura del Tribunale ha riguardato l’omessa presa in considerazione da parte della Commissione dell’EUIPO dell’eccezione ex art. 8.3 RDC sui sistemi modulari che ben può applicarsi al caso di specie.

Il mattoncino di Lego resta quindi valido come modello comunitario registrato con la conseguenza che ad esso si applica la protezione di 25 anni dalla data di registrazione. Inoltre, lo stesso non potrà essere riprodotto nelle sue caratteristiche individualizzanti dai concorrenti ai sensi del Regolamento.

 



,

Invenzioni del lavoratore dipendente: bilanciamento tra interessi e diritti contrapposti.

,
sunbeam-photography-B7BnSfy0Lws-unsplash.jpg

All’interno delle, sempre più, moderne realtà imprenditoriali non è raro imbattersi in dipendenti che tra conoscenze tecniche personali e potenziali abilità creative realizzino invenzioni intellettuali.

Ebbene, nei casi di produzione creativa del lavoratore dipendente, quest’ultimo deve aver chiaro - sin dall’inizio - a chi spettino i diritti di sfruttamento economico delle proprie invenzioni, sull’assunto che la paternità dell’opera ed i diritti morali sono indiscutibilmente a questi riconosciuti anche ai sensi dell’articolo 2590 c.c..

Tuttavia, la tutela del riconoscimento della paternità dell’opera in capo al lavoratore dipendente va bilanciata con la tutela dell’imprenditore datore di lavoro che, stipulando un contratto di lavoro il cui oggetto è lo svolgimento di attività inventiva, sopporta il costo ed il rischio economico che – inevitabilmente – deriva dall’alea del risultato inventivo.

Il nostro attuale ordinamento delinea una specifica distinzione tra diverse tipologie di invenzioni, mantenendo la tripartizione della normativa previgente tra invenzioni di servizio, invenzioni di azienda, invenzioni occasionali.

La disciplina delle invenzioni, che trova riferimento di carattere generale nell’articolo 2590 c.c., era inizialmente contenuta nel R.D. n. 1127/1939, oggi espressamente abrogato dal D.lgs. n. 30/2005 (d’ora in avanti c.p.i.) che analizza le tre tipologie di invenzioni all’articolo 64.

La ratio della disciplina di cui ai commi 1 e 2 e quella di cui al comma 3 dell’art. 64 c.p.i. è del tutto differente: nelle prime due ipotesi si applica il principio basilare giuslavoristico dell’appartenenza al datore di lavoro dei risultati del lavoro subordinato, mentre nella terza ipotesi si applica la regola generale in tema di invenzioni secondo la quale i diritti patrimoniali spettano all’inventore, con il solo limite del riconoscimento del diritto di opzione al datore di lavoro.

Il primo comma dell’articolo 64 c.p.i. disciplina le c.d. invenzioni di servizio e cioè quelle invenzioni alle quali il lavoratore perviene nell’esecuzione e adempimento del rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto dell’obbligazione lavorativa e che sono a tale scopo retribuite: in questo caso la normativa prevede che la titolarità delle invenzioni appartenga in via esclusiva al datore di lavoro, e che nessun compenso aggiuntivo sia dovuto all’inventore, al quale è attribuita unicamente la paternità dell’opera. Relativamente all’elemento della retribuzione, vale la pena di specificare come la dottrina maggioritaria ritenga che al fine dell’inquadramento della fattispecie nell’ambito del primo comma dell’art. 64 si debba guardare alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, motivo per cui l’elemento caratterizzante la fattispecie dell’invenzione di servizio debba rinvenirsi nell’oggetto del contratto e non nella retribuzione .

In merito alle c.d. invenzioni d’azienda, il secondo comma dell’articolo 64 c.p.i. prevede che le stesse siano realizzate nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro ma non sia prevista una retribuzione ad hoc per l’espletamento dell’attività inventiva. In questo caso, benché i diritti di sfruttamento economico dell’invenzione permangano in capo al datore di lavoro – salvo sempre il diritto morale – il lavoratore ha diritto ad un equo premio per l’attività inventiva svolta qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza. Per la determinazione dell’equo premio si tiene conto di specifici parametri quali “l’importanza dell’invenzione, le mansioni svolte e la retribuzione percepita dal lavoratore, il contributo ricevuto da quest’ultimo dall’organizzazione del datore di lavoro”.

Infine, il terzo comma dell’articolo 64 c.p.i. disciplina le c.d. invenzioni occasionali realizzate al di fuori del rapporto di lavoro ma aventi ad oggetto l’attività svolta dal datore di lavoro, casi in cui manca ogni connessione oggettiva tra mansioni ed invenzione. Diversamente dalle fattispecie precedenti, nel caso di invenzioni occasionali la titolarità dell’invenzione ed i relativi diritti patrimoniali sull’invenzione spettano al lavoratore dipendente, tuttavia il datore di lavoro ha il diritto di opzione sull’uso, esclusivo e non, o sull’acquisto del relativo brevetto. La legge consente espressamente al datore di lavoro di ottenere il brevetto già conseguito dal dipendente, ma autorevole dottrina ritiene che il datore di lavoro possa ottenere dal dipendente anche il diritto al rilascio del brevetto, nel caso in cui quest’ultimo non voglia presentare la domanda di brevetto.

A fronte dell’eventualità dell’esercizio del diritto di opzione o di acquisto da parte del datore di lavoro, il lavoratore” inventore” ha diritto ad un canone o prezzo che sia commisurato al valore dell’invenzione, al netto delle somme corrispondenti agli aiuti ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione medesima.

Nel caso di insorgenza di controversie tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la competenza è stata sottratta al Giudice del Lavoro ed è oggi pacificamente attribuita al Giudice ordinario – Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Si precisa che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 64 c.p.i., ferma restando la competenza del giudice ordinario in merito all’accertamento del diritto all’equo premio (invenzioni di azienda) ed al canone o equo prezzo (invenzione occasionale), la determinazione del quantum è rimessa ad un collegio di tre arbitratori, che potrà decidere con equo apprezzamento a sensi dell’art. 1349 c.c. sull’ammontare degli stessi. Gli arbitratori saranno nominati, due da ciascuna delle parti ed il terzo o dai primi due arbitratori o – se in disaccordo – dal Presidente della Sezione specializzata competente in base al criterio del luogo in cui l’inventore svolge abitualmente le sue mansioni.