La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata sull’interpretazione dell’art. 9.1 della direttiva Enforcement (Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) in una controversia brevettuale tra due società tedesche, la Phoenix Contact GmbH & Co. KG, titolare del brevetto e la Harting Electric GmbH & Co. KG, asserita contraffattrice.
La pronuncia del 28 aprile 2022 giunge all’esito di un rinvio pregiudiziale operato dal Landgericht München a fronte di una domanda di tutela d’urgenza presentata dalla Phoenix per la tutela di una privativa brevettuale avente ad oggetto una spina di collegamento con un morsetto per conduttore di protezione, concesso in sede EPO, ma opposto proprio dalla Hartig.
Il giudice aveva ritenuto il brevetto valido e contraffatto, ma non aveva potuto emettere il provvedimento di inibitoria richiesto in quanto vincolato al rispetto della giurisprudenza dell’Oberlandesgericht München che impediva l’adozione di provvedimenti d’urgenza a tutela di una privativa brevettuale fintantoché a validità del titolo stesso non fosse stata confermata dal procedimento di opposizione o d’appello in sede EPO o da una decisione del Bundespatentgericht.
Il quesito pregiudiziale aveva ad oggetto proprio la compatibilità di questo orientamento giurisprudenziale con l’art. 9.1 della Direttiva Enforcement che prevede la possibilità per i giudici degli Stati Membri di emettere nei confronti del presunto autore di una violazione inerente un titolo di proprietà industriale un provvedimento urgente volto a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale.
La Corte di giustizia ha in primo luogo ribadito che l’adozione di provvedimenti urgenti a tutela delle privative industriali deve essere sempre subordinata ad un esame “fact specific” in merito alla sussistenza della proteggibilità dei titoli stessi ed alla loro violazione.
Inoltre, la natura stessa del provvedimento d’urgenza deve consentire la cessazione della violazione senza dover attendere una statuizione di merito sulla validità del titolo e la relativa contraffazione proprio in ragione del pregiudizio irreparabile da ritardo che verrebbe a determinarsi nel tempo necessario al compimento dell’accertamento di merito su questi aspetti.
In questo senso, la giurisprudenza dell’Oberlandsgericht München sembrerebbe contrastare con questo principio e privare la tutela d’urgenza dell’effetto utile che la connota, nella misura in cui subordina la concessione di provvedimenti d’urgenza ad un ulteriore accertamento di valdità ad opera dell’EPO o del Bundespatentgerich.
Nel risolvere il quesito pregiudiziale la Corte di Giustizia UE ha quindi concluso che l’art. 9.1 della Direttiva Enforcement “osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità”.