Il Tribunale di Milano si pronuncia su una vertenza avente ad oggetto la tutela della panca “Amore”

Gianpaolo Todisco - Partner

David Ottolenghi - Senior Counsel

È della fine di dicembre l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano (in sede di reclamo) ha riconosciuto l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile nei confronti della panca “Amore” prodotta da Slide S.r.l., creata dal fondatore di Slide, Giuseppe Colonna Romano, e commercializzata da Slide da oltre 10 anni.

Slide è specializzata nella creazione e produzione di elementi di arredo, principalmente da esterni, fra cui particolari oggetti realizzati in polietilene, e nel 2021 Slide aveva notato la commercializzazione e promozione da parte di una società veneta, sua competitor, di una panca fortemente simile alla panca “Amore” denominata “Welcome”.

Slide ha quindi prontamente adito il Tribunale di Milano affinché, a fronte della illecita condotta della società veneta, inibisse a quest’ultima la produzione e commercializzazione del prodotto imitativo.

Il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, ha accolto le istanze di Slide, riconoscendo innanzitutto l’accreditamento sul mercato del prodotto panca “Amore”, quale prodotto iconico e largamente conosciuto e apprezzato dal pubblico, nonché l’illecita ripresa dei caratteri essenziali ed individualizzanti della panca AMORE da parte di una società concorrente.

In particolare, il Tribunale ha stabilito che il “segno distintivo imitato è, qui, dato dalla forma esteriore del prodotto e consiste in un segno tridimensionale, di cui la reclamante ha idoneamente dimostrato, secondo il Collegio, per un verso, tutti i requisiti occorrenti per l’invocata tutela, cioè capacità distintiva, notorietà e novità, nonché, altresì, per altro verso, la confondibilità tra i due prodotti”. Per apprezzare l’esistenza di tali requisiti di capacità distintiva, notorietà e novità in capo alla Panca Amore, il Tribunale ha quindi confermato che:

• la Panca Amore è “una panca formata da una parola costituita da lettere dell’alfabeto, ed è proprio la forma esteriore ad avere efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto della reclamante, rispetto ad altre panche presenti sul mercato. Inoltre, in tutta evidenza logica, avuto riguardo alla funzione propriamente e comunemente assolta da una panca, si tratta, qui, di forma meramente arbitraria e capricciosa, e non di forma funzionale, indispensabile o inderogabile per il conseguimento di un determinato risultato tecnico, e neppure utile, pur anche ove non strettamente necessaria ad un certo risultato (qui, la seduta);

• Slide “ha fornito idonea prova documentale di avere iniziato a commercializzare panca “Amore” dal 2015 -diversamente dalla panca “Welcome”, presentata per la prima volta sul mercato solo a fine ottobre 2021 -e pure che, “grazie agli investimenti promozionali posti in essere dalla reclamante, nonché alla vasta commercializzazione, in Italia ed all'estero, della Panca Amore, essa si è così accreditata sul mercato da essere immediatamente riconoscibile dal pubblico [..] tramite rassegna stampa, numero di pezzi venduti e relativo fatturato realizzato, utilizzi espositivi, promozioni sponsorizzate, esposizioni in saloni per arredamenti”;

• in relazione alla forma, “non risulta idoneamente provato che, prima di Slide, o anche solo in contemporanea, altre imprese del settore abbiamo prodotto e messo in vendita manufatti con le peculiari caratteristiche proprie di panca Amore”.

In conclusione, in relazione ai prodotti sopra indicati, il Tribunale ha rilevato la sussistenza sia di tutti i requisiti di tutela della forma imitata, sia il pericolo di confusione per imitazione servile, sulla scorta dell’impressione generale che deriva dal loro aspetto d’insieme, rispetto alla quale gli elementi differenziali consistono in meri singoli dettagli, inidonei ad imprimersi nella mente del consumatore in modo tale da permettere di distinguere la provenienza da imprenditore diverso da Slide.

Si tratta di un importante provvedimento che, oltre a riconoscere il valore del design ideato e prodotto da Giò Colonna Romano per Slide, consentirà alla stessa di proteggere un prodotto unico come Panca Amore da eventuali ulteriori copie e imitazioni.

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Proprietà intellettuale

Il “mattoncino” LEGO è tutelabile come modello comunitario.

Laura Bussoli

Con decisione del 24 marzo 2021 (T- 515/19) il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la precedente decisione della Commissione dei Ricorsi presso l’EUIPO che nel 2019 aveva dichiarato nullo il celebre mattoncino Lego già registrato come modello comunitario.

La pronuncia della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO aveva infatti stabilito che non era possibile tutelare come modello il noto mattoncino della Lego poiché la forma dello stesso risulta imposta dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

Nel 2016, la Delta Sport Handelskontor, società tedesca produttrice di giocattoli e concorrente di Lego, aveva avanzato un’azione di nullità avverso il citato modello di Lego sostenendo la contrarietà dello stesso alle disposizioni del Regolamento n. 6/2002 sul design comunitario (“RDC”), che vietano la registrabilità come disegno o modello, di prodotti (o parti di prodotto) il cui aspetto esteriore (oggetto di tutela) è dettato unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

In base alla normativa comunitaria (art. 8 RDC, nonché a quella italiana, art. 36 Codice di proprietà industriale) non possono costituire validamente oggetto di registrazione come disegni o modelli, i prodotti, o le parti di prodotto, le cui caratteristiche esteriori sono necessitate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto.

In sostanza, la forma di un prodotto può essere protetta anche se alcune delle sue caratteristiche sono funzionali, ma solo qualora il risultato tecnico al quale le stesse sono preordinate sia ottenibile anche con forme alternative: in tali casi infatti la scelta del designer è, seppur condizionata da ragioni funzionali, pur sempre discrezionale.

Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono necessariamente essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto in modo che questo possa svolgere la propria funzione.

La normativa, tuttavia, prevede un importante eccezione per i cosiddetti sistemi modulari: in deroga al divieto di registrazione come modello o disegno di forme imposte dalla funzione tecnica, l’art. 8 ultimo comma RDC consente la registrazione di prodotti o parti di prodotto quando le forme dello stesso hanno “lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare”. Per prodotti modulari si intendono i prodotti caratterizzati dall’intercambiabilità e dalla componibilità in un sistema di unione multipla. I prodotti in questione devono essere progettati per potersi connettere l’un l’altro secondo diverse combinazioni.

L’eccezione è giustificata dal fatto che nel caso dei sistemi modulari (diversamente dai pezzi di ricambio per i quali non vale l’eccezione), l’imitatore potrebbe inserirsi direttamente nel mercato dei prodotti finiti proponendo egli stesso un sistema completo ed autonomo concorrente con quello del titolare del primo modello. Mentre il pezzo di ricambio, quindi, è una parte del prodotto ad essa funzionale, il pezzo del sistema modulare è esso stesso il prodotto e beneficia dell’eccezione di cui all’art. 8 RDC.

Ebbene, con decisione del 10 aprile 2019, la Commissione dei ricorsi dell’EUIPO, su domanda della società tedesca aveva ritenuto che il modello di Lego fosse nullo in quanto tutte le caratteristiche estetiche del prodotto erano, ad avviso dell’Ufficio, unicamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto, vale a dire consentire il montaggio e lo smontaggio con il resto dei mattoncini. Secondo la Commissione tale funzione è l'unico fattore che ha determinato le caratteristiche di aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello impugnato.

In particolare, la Commissione aveva tenuto conto dei seguenti elementi: i) la fila di “bottoni” sulla faccia superiore del mattone; ii) la fila di cerchi più piccoli sulla faccia inferiore del mattone; iii) le due file di cerchi più grandi sulla faccia inferiore del mattone; iv) la forma rettangolare del mattone; v) lo spessore delle pareti del mattone e vi) la forma cilindrica delle “bottoni”.

La Commissione quindi aveva ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 8 paragrafo 1 RDC.

Inoltre, poiché, per poter svolgere la funzione di montaggio e smontaggio del prodotto interessato dal disegno o modello impugnato, le caratteristiche d'aspetto di tale disegno o modello, quali individuate dalla commissione di ricorso, devono essere riprodotte nelle dimensioni esatte al fine di consentire il loro collegamento, esse rientrano altresì nell'articolo 8, paragrafo 2, RDC.

Inoltre, aveva omesso di considerare l’eccezione proposta da Lego sui sistemi modulari di cui all’art. 8.3 RDC in quanto ritenuta inapplicabile al caso di specie oltre che tardiva.

A fronte della dichiarazione di nullità, la società danese ha quindi adito il Tribunale dell'Unione Europea al fine di ottenere l'annullamento di tale decisione.

Il Tribunale ha accolto la domanda di Lego sulla base delle seguenti considerazioni:

i)             Affinché un disegno o modello sia dichiarato nullo, tutte le caratteristiche esteriori del suo aspetto devono essere considerate ed imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto a cui si riferiscono. Diversamente, se almeno una delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato da un disegno o modello non è imposta esclusivamente dalla funzione tecnica di tale prodotto, il disegno o modello non può essere annullato. Nella fattispecie in esame, il mattoncino Lego possiede una superficie liscia su due lati lunghi e tale caratteristica non compare tra quelle prese in esame dalla Commissione dell’EUIPO, pur trattandosi di una caratteristica dell'aspetto del prodotto che pare non incidere sulla funzionalità dello stesso.

ii)            Il Tribunale ha inoltre precisato quale sia il corretto iter di valutazione da seguire rispetto alla validità di un disegno o modello ai sensi dell’art. 8 RDC: è necessario, in primo luogo, determinare la funzione tecnica del prodotto interessato, in secondo luogo, analizzare le caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento e, in terzo luogo, esaminare, alla luce di tutte le circostanze oggettive pertinenti, se tali caratteristiche siano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto interessato. In altri termini, occorre esaminare se la necessità di soddisfare tale funzione tecnica sia l'unico fattore che ha determinato la scelta di tali caratteristiche da parte del progettista, senza che considerazioni di altra natura, in particolare quelle relative all'aspetto visivo di tale prodotto, abbiano svolto alcun ruolo nella scelta di tali caratteristiche

iii)           Infine, la censura del Tribunale ha riguardato l’omessa presa in considerazione da parte della Commissione dell’EUIPO dell’eccezione ex art. 8.3 RDC sui sistemi modulari che ben può applicarsi al caso di specie.

Il mattoncino di Lego resta quindi valido come modello comunitario registrato con la conseguenza che ad esso si applica la protezione di 25 anni dalla data di registrazione. Inoltre, lo stesso non potrà essere riprodotto nelle sue caratteristiche individualizzanti dai concorrenti ai sensi del Regolamento.

L'inimitabile Vespa Italiana

Il Tribunale di Torino ha deciso: la forma della Vespa è un’opera di disegno industriale creativa ed artistica e, come tale, non può essere copiata. In questi termini si sono espressi i giudici pronunciando una sentenza storica che, per la prima volta, attribuisce l’esclusiva sulla commercializzazione in Italia all’intramontabile Vespa. Tutto iniziò nel 2013 al salone milanese delle due ruote EICMA, dove la Guardia di Finanza sequestrò undici scooter esposti e appartenenti a sette diverse compagnie, poiché riproduzioni della storico modello della Piaggio, la Vespa. In quell’occasione la Guardia di Finanza aveva rilevato che i modelli esposti violavano il diritto di esclusiva del Gruppo Piaggio costituito dal marchio tridimensionale registrato per proteggere la forma distintiva di Vespa. Una società coinvolta nel sequestro, la cinese Taizhou Zhongneng, aveva poi a sua volta citato Piaggio davanti al Tribunale di Torino per l’annullamento del marchio distintivo della Vespa e, dunque, per far accertare la conformità della linea di moto cinesi presentate all’EICMA, le “Ves”. Il gruppo italiano aveva però dapprima risposto facendo valere il diritto di forma su un modello specifico, la Vespa LX del 2005, e poi su tutte le linee prodotte dal 1948 ad oggi. Il Tribunale ha accolto le domande degli avvocati della Piaggio e ha stabilito non solo che la società cinese non potrà commercializzare gli scooter Ves, ma anche che tutte le declinazioni stilistiche della Vespa sono tutelate dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore. Questo fa sorgere, però, delle perplessità poiché, sebbene fosse scontata l’illegittimità di una linea di scooter identica a quella della Piaggio e per giunta titolata con il diminutivo di Vespa, appare più complicato inquadrare il campo di applicazione della tutela garantita dalla sentenza al modello Piaggio. Difatti, dire che tutte le diverse versioni di Vespa sono una proprietà intellettuale tutelata dal diritto d’autore significa vietare la commercializzazione di qualsiasi scooter, essendo la forma della Vespa e quella dello scooter la stessa cosa. Bisognerà dunque aspettare di vedere con quale rigidità questa pronuncia verrà attuata per capirne la reale portata.