Con decisione del 24 marzo 2021 (T- 515/19) il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la precedente decisione della Commissione dei Ricorsi presso l’EUIPO che nel 2019 aveva dichiarato nullo il celebre mattoncino Lego già registrato come modello comunitario.
La pronuncia della Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO aveva infatti stabilito che non era possibile tutelare come modello il noto mattoncino della Lego poiché la forma dello stesso risulta imposta dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
Nel 2016, la Delta Sport Handelskontor, società tedesca produttrice di giocattoli e concorrente di Lego, aveva avanzato un’azione di nullità avverso il citato modello di Lego sostenendo la contrarietà dello stesso alle disposizioni del Regolamento n. 6/2002 sul design comunitario (“RDC”), che vietano la registrabilità come disegno o modello, di prodotti (o parti di prodotto) il cui aspetto esteriore (oggetto di tutela) è dettato unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
In base alla normativa comunitaria (art. 8 RDC, nonché a quella italiana, art. 36 Codice di proprietà industriale) non possono costituire validamente oggetto di registrazione come disegni o modelli, i prodotti, o le parti di prodotto, le cui caratteristiche esteriori sono necessitate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto.
In sostanza, la forma di un prodotto può essere protetta anche se alcune delle sue caratteristiche sono funzionali, ma solo qualora il risultato tecnico al quale le stesse sono preordinate sia ottenibile anche con forme alternative: in tali casi infatti la scelta del designer è, seppur condizionata da ragioni funzionali, pur sempre discrezionale.
Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono necessariamente essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto in modo che questo possa svolgere la propria funzione.
La normativa, tuttavia, prevede un importante eccezione per i cosiddetti sistemi modulari: in deroga al divieto di registrazione come modello o disegno di forme imposte dalla funzione tecnica, l’art. 8 ultimo comma RDC consente la registrazione di prodotti o parti di prodotto quando le forme dello stesso hanno “lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare”. Per prodotti modulari si intendono i prodotti caratterizzati dall’intercambiabilità e dalla componibilità in un sistema di unione multipla. I prodotti in questione devono essere progettati per potersi connettere l’un l’altro secondo diverse combinazioni.
L’eccezione è giustificata dal fatto che nel caso dei sistemi modulari (diversamente dai pezzi di ricambio per i quali non vale l’eccezione), l’imitatore potrebbe inserirsi direttamente nel mercato dei prodotti finiti proponendo egli stesso un sistema completo ed autonomo concorrente con quello del titolare del primo modello. Mentre il pezzo di ricambio, quindi, è una parte del prodotto ad essa funzionale, il pezzo del sistema modulare è esso stesso il prodotto e beneficia dell’eccezione di cui all’art. 8 RDC.
Ebbene, con decisione del 10 aprile 2019, la Commissione dei ricorsi dell’EUIPO, su domanda della società tedesca aveva ritenuto che il modello di Lego fosse nullo in quanto tutte le caratteristiche estetiche del prodotto erano, ad avviso dell’Ufficio, unicamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto, vale a dire consentire il montaggio e lo smontaggio con il resto dei mattoncini. Secondo la Commissione tale funzione è l'unico fattore che ha determinato le caratteristiche di aspetto del prodotto interessato dal disegno o modello impugnato.
In particolare, la Commissione aveva tenuto conto dei seguenti elementi: i) la fila di “bottoni” sulla faccia superiore del mattone; ii) la fila di cerchi più piccoli sulla faccia inferiore del mattone; iii) le due file di cerchi più grandi sulla faccia inferiore del mattone; iv) la forma rettangolare del mattone; v) lo spessore delle pareti del mattone e vi) la forma cilindrica delle “bottoni”.
La Commissione quindi aveva ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 8 paragrafo 1 RDC.
Inoltre, poiché, per poter svolgere la funzione di montaggio e smontaggio del prodotto interessato dal disegno o modello impugnato, le caratteristiche d'aspetto di tale disegno o modello, quali individuate dalla commissione di ricorso, devono essere riprodotte nelle dimensioni esatte al fine di consentire il loro collegamento, esse rientrano altresì nell'articolo 8, paragrafo 2, RDC.
Inoltre, aveva omesso di considerare l’eccezione proposta da Lego sui sistemi modulari di cui all’art. 8.3 RDC in quanto ritenuta inapplicabile al caso di specie oltre che tardiva.
A fronte della dichiarazione di nullità, la società danese ha quindi adito il Tribunale dell'Unione Europea al fine di ottenere l'annullamento di tale decisione.
Il Tribunale ha accolto la domanda di Lego sulla base delle seguenti considerazioni:
i) Affinché un disegno o modello sia dichiarato nullo, tutte le caratteristiche esteriori del suo aspetto devono essere considerate ed imposte esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto a cui si riferiscono. Diversamente, se almeno una delle caratteristiche dell'aspetto del prodotto interessato da un disegno o modello non è imposta esclusivamente dalla funzione tecnica di tale prodotto, il disegno o modello non può essere annullato. Nella fattispecie in esame, il mattoncino Lego possiede una superficie liscia su due lati lunghi e tale caratteristica non compare tra quelle prese in esame dalla Commissione dell’EUIPO, pur trattandosi di una caratteristica dell'aspetto del prodotto che pare non incidere sulla funzionalità dello stesso.
ii) Il Tribunale ha inoltre precisato quale sia il corretto iter di valutazione da seguire rispetto alla validità di un disegno o modello ai sensi dell’art. 8 RDC: è necessario, in primo luogo, determinare la funzione tecnica del prodotto interessato, in secondo luogo, analizzare le caratteristiche dell'aspetto di tale prodotto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento e, in terzo luogo, esaminare, alla luce di tutte le circostanze oggettive pertinenti, se tali caratteristiche siano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto interessato. In altri termini, occorre esaminare se la necessità di soddisfare tale funzione tecnica sia l'unico fattore che ha determinato la scelta di tali caratteristiche da parte del progettista, senza che considerazioni di altra natura, in particolare quelle relative all'aspetto visivo di tale prodotto, abbiano svolto alcun ruolo nella scelta di tali caratteristiche
iii) Infine, la censura del Tribunale ha riguardato l’omessa presa in considerazione da parte della Commissione dell’EUIPO dell’eccezione ex art. 8.3 RDC sui sistemi modulari che ben può applicarsi al caso di specie.
Il mattoncino di Lego resta quindi valido come modello comunitario registrato con la conseguenza che ad esso si applica la protezione di 25 anni dalla data di registrazione. Inoltre, lo stesso non potrà essere riprodotto nelle sue caratteristiche individualizzanti dai concorrenti ai sensi del Regolamento.