LE TRIBUNAL DE TURIN SUR LA PROTECTION DES BANDES COLORÉES DES K-WAY.
Le tribunal de Turin a récemment rendu son verdict dans l'affaire opposant Basic Net, propriétaire de la célèbre marque K-Way, à Giorgio Armani concernant la commercialisation par ce dernier de produits arborant les fameuses rayures colorées K-Way.
Basic Net est propriétaire d'une marque communautaire de couleur déposée reproduisant la célèbre rayure colorée qui caractérise les vêtements Basic Net.
Dans sa décision, la Cour de Turin a provisoirement donné raison au Tribunal de l'Union européenne (TUE) concernant la demande d'enregistrement de la marque figurative communautaire à rayures. En l'espèce, le TUE avait confirmé le rejet de la demande d'enregistrement du signe pour défaut de distinctivité. Toutefois, il avait constaté que le signe avait acquis un caractère distinctif par l'usage (le « sens secondaire ») dans quatre États membres de l'UE, dont l'Italie.
Le tribunal de Turin a donc conclu que les célèbres rayures colorées K-Way constituent « une marque de facto valable, dotée de sa propre capacité distinctive même lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec la marque KWAY ».
Le tribunal italien a ensuite statué que les produits en question sont « à tout le moins très similaires (en ce sens qu'ils appartiennent à la même gamme de vêtements de sport/décontractés) et vendus à des prix tout à fait comparables ». Il en résulte un risque de confusion entre la marque Basic Net du demandeur et la bande colorée figurant sur le vêtement Armani. Ce risque de confusion, selon le tribunal, provient de l'utilisation de la bande colorée, de son impact visuel global et de son positionnement sur les côtés des fermetures éclair, ainsi que du fait que les deux produits arborant cette bande sont vendus dans les mêmes magasins et que leurs prix sont pratiquement identiques. Ces circonstances « pourraient concrètement amener les consommateurs à croire à l'existence d'activités de co-branding entre les deux entreprises, ce qui n'est en réalité pas le cas ». Enfin, le tribunal de Turin a écarté l'application de l'impératif de disponibilité invoqué par le défendeur. En fait, ce principe, « bien qu’il s’applique en ce sens que l’utilisation (dans ce cas) de rayures sur les vêtements ne peut être empêchée, ne couvre pas et n’autorise pas les abus de tiers, qui doivent donc toujours se différencier par des ajouts distinctifs ou d’autres variations arbitraires, suffisantes pour éliminer le risque de confusion ».
En l'espèce, les ajouts apportés par Armani (à savoir les célèbres aigles stylisés et la marque « AJ ARMANI JEANS ») ne sont toutefois pas jugés suffisants pour différencier le produit. En effet, selon la Cour, l'apposition d'une marque notoire sur un produit n'empêche pas la contrefaçon d'une marque figurative appartenant à un tiers ; autrement, « la conséquence paradoxale serait de permettre aux titulaires de la première de s'approprier librement la seconde, à la seule condition de l'utiliser en association avec leur propre signe distinctif, bien établi sur le marché et hautement distinctif et reconnaissable ». Pour l'ensemble de ces éléments, la Cour a conclu que le comportement de Giorgio Armani S.p.A. « constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 20, paragraphe 1, point b), du Code de procédure pénale italien et 9 du Code italien des marques, ainsi qu'un acte de concurrence déloyale créant une confusion ». Elle a donc émis une injonction contre la société défenderesse lui interdisant d'importer, d'exporter, de vendre, de commercialiser et de faire la publicité de produits de la classe 25 (notamment des vestes) portant la marque en question ou une autre marque contenant le signe en question qui s'étend sur le territoire de l'Union européenne, et une ordonnance de destruction des produits contrefaits en Italie.