Conflit entre marques, rôle du titulaire de la licence et critères de risque de confusion : l'affaire US Polo Association
En matière de droit de la propriété industrielle, les conflits de marques constituent l'un des enjeux les plus sensibles et stratégiques pour les entreprises et leurs titulaires de licences. Un arrêt récent du Tribunal de Venise (ordonnance du 27 janvier 2025) rendu dans le cadre de la procédure conservatoire opposant USPA Global Licensing Inc. à Giangi Srl apporte des éclairages précieux sur la qualité pour agir du titulaire de licence et sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre signes distinctifs.
Le rôle du titulaire de licence dans les litiges
La Cour a réaffirmé un principe fondamental : dès lors que le titulaire de la marque a engagé une action en justice, le licencié ne peut agir de manière indépendante et dispose uniquement du droit d’intervenir dans la procédure engagée par le titulaire. Cette limitation vise à prévenir la fragmentation des procédures et la multiplication des litiges parallèles.
En l'espèce, USPAGL et IN.CO.M. Spa avaient engagé des procédures conservatoires parallèles à celles déjà engagées par le titulaire (USPA) devant le tribunal de Gênes. Le juge a donc conclu que les appelants n'avaient pas qualité pour agir en ce qui concerne les marques déjà litigieuses dans la procédure principale. Toutefois, il a reconnu le droit du licencié d'intenter une action contre des parties non impliquées dans la procédure en cours (telles que Pittarello Spa) et pour les marques non encore défendues par le titulaire.
Risque de confusion entre marques : l’avis du tribunal
La décision vénitienne a également examiné en détail le risque de confusion entre les marques déposées de l'USPA et celles enregistrées par Giangi Srl, qui représentent également des sujets à cheval dans une pose sportive.
Rappel des principes jurisprudentiels
Le juge a réaffirmé que :
L’évaluation doit être réalisée de manière exhaustive et synthétique, en prenant en compte les éléments visuels, phonétiques, conceptuels et sémantiques.
Dans les marques complexes, les éléments figuratifs et verbaux doivent être évalués avec la même attention.
Le degré de spécificité influe sur la protection : plus la spécificité est grande, plus la portée de la protection est étendue.
La Cour a jugé que, malgré la présence d'une marque notoire comme celle de l'USPA, l'élément figuratif du joueur de polo ne bénéficie pas d'une exclusivité absolue. En particulier :
Les images figurant sur les marques déposées de Giangi ne montraient pas des joueurs avec des crosses de polo, mais avec des drapeaux, dont l'un était britannique.
L'impression visuelle et conceptuelle globale était suffisamment différente pour exclure tout risque de confusion ou d'association directe.
Par conséquent, aucune preuve de contrefaçon ou de concurrence déloyale n'a été constatée, et le recours a été rejeté avec dépens.
Le concept de distinction : une frontière ténue
La Cour a également examiné la question du caractère distinctif des marques, réaffirmant la théorie de la « courbe de caractère arbitraire », selon laquelle une marque forte se situe à l'extrême où le lien logique entre le signe et le produit est inexistant. Toutefois, en l'espèce, l'utilisation de la référence au polo n'a pas été jugée suffisamment arbitraire, compte tenu de son usage répandu dans le secteur de la mode et des accessoires, notamment pour des marques telles que Ralph Lauren et La Martina.
Conclusions
L'affaire USPA constitue un précédent important pour les entreprises et les titulaires de licences : elle établit des limites claires aux droits de ces derniers et impose une approche rigoureuse pour évaluer le risque de confusion. Une similarité générique ou l'utilisation de symboles communs, comme celui du joueur de polo, ne suffisent pas à établir une contrefaçon. Une similarité substantielle est requise, susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen.
Pour les professionnels du secteur, cette décision constitue un avertissement : il convient d'évaluer soigneusement le caractère distinctif réel de la marque et de gérer les litiges relatifs à la propriété industrielle de manière coordonnée et stratégique.