La protection des marques descriptives aux États-Unis et en Italie : les affaires Booking.com et « Divani&Divani ».
Fin juin, la Cour suprême des États-Unis s'est prononcée sur l'affaire « Booking.com » et a rendu un arrêt susceptible d'avoir des répercussions sur l'enregistrement des marques liées à des termes génériques aux États-Unis.
La Cour a reconnu la marque « Booking.com » – détenue par Booking Holdings Inc. – comme une marque, malgré le caractère générique du terme « booking ». Auparavant, l'Office des brevets et des marques n'avait pas accordé l'enregistrement de la marque Booking.com au motif que celle-ci était « générique », bien qu'une qualification spécifique puisse être déduite de la présence de l'extension « .com ». Au contraire, le 30 juin 2020, la Cour a infirmé la décision de l'Office et a souligné l'importance de la perception qu'ont les consommateurs de la marque, précisant que Booking.com n'est pas perçue par les consommateurs comme une marque générique.
Selon la législation américaine, une entreprise ne peut revendiquer la propriété du nom d'une catégorie entière de produits, car cela constituerait un acte de concurrence déloyale à l'égard de ses concurrents et parce que ce nom ne présenterait pas la caractéristique fondamentale du caractère distinctif. Dans le cas de Booking, cependant, les juges de la Cour suprême ont constaté l'absence de confusion chez les consommateurs, qui, lorsqu'ils font référence à Booking.com, ne font pas référence à un agrégateur générique d'hôtels, mais à un prestataire spécifique qu'ils identifient à travers la marque Booking.com et qui garantit un certain niveau de qualité et de fiabilité.
Cette décision marque le début d'une nouvelle orientation jurisprudentielle aux États-Unis et constitue une victoire pour toutes les entreprises qui ont investi dans la notoriété de marques faibles utilisant des termes génériques. Pour mieux comprendre la portée de ce dispositif et l'exigence de caractère distinctif, il est utile de se référer à deux catégories de marques qui ont été développées en jurisprudence : la marque faible et la marque forte. Les marques faibles sont celles qui sont conceptuellement liées au produit, car le mot qui identifie la marque correspond au terme générique du produit ou est constitué des mots généralement utilisés pour désigner le produit en question.
Une marque forte, en revanche, n'est pas conceptuellement liée au produit et ne s'y rapporte pas immédiatement. Le niveau de protection accordé à la marque forte ou à la marque faible varie selon les systèmes juridiques, mais dans tous les cas, la marque faible bénéficie d'un niveau de protection inférieur à celui de la marque forte.
En 2015, la Cour de cassation italienne s'est également prononcée sur le caractère distinctif de la marque enregistrée « Divani&Divani », considérée comme faible, détenue par Natuzzi Spa, et a infirmé la décision rendue précédemment par la Cour d'appel. Dans son arrêt, la Cour d'appel n'avait pas tenu compte du fait que, même si la marque « Divani&Divani » était une marque faible, celle-ci avait acquis, au fil des ans et à la suite de son utilisation commerciale, un fort caractère distinctif et que l'utilisation d'une marque du même nom par une entreprise concurrente opérant dans le même secteur de produits entraînerait inévitablement une confusion chez les consommateurs.
La Cour suprême a quant à elle estimé que, bien que « Divani&Divani » fût une marque composée de mots génériques et d'usage courant, dépourvue de caractère original, elle avait acquis une « signification secondaire » (voir les arrêts de la Cour suprême n° 4294/1974, n° 2884/1985, n° 18920/2004, n° 10071/2008) et qu’elle était dotée du caractère distinctif nécessaire pour être reconnue par les consommateurs. Ces deux arrêts montrent comment une marque initialement faible et dépourvue de caractère distinctif peut se transformer en une marque forte grâce à son utilisation commerciale intensive et à des campagnes publicitaires qui la font connaître auprès du public concerné, la rendent distinctive et lui confèrent une signification secondaire.