Conflit entre marques, rôle du licencié et critères de risque de confusion : l'affaire US Polo Association
Dans le domaine du droit de la propriété industrielle, les conflits entre marques constituent l'une des questions les plus délicates et stratégiques pour les entreprises et les licenciés. Une décision récente du tribunal de Venise (ordonnance du 27 janvier 2025) rendue dans le cadre d'une procédure de référé opposant USPA Global Licensing Inc. à Giangi Srl apporte des éclaircissements précieux sur la qualité pour agir du licencié et sur les critères permettant d'apprécier le risque de confusion entre des signes distinctifs.
Le rôle du titulaire de la licence dans les litiges
Le tribunal a réaffirmé un principe fondamental : une fois que le titulaire de la marque a engagé une procédure, le licencié ne peut pas agir de son propre chef, mais a uniquement le droit d'intervenir dans la procédure engagée par le titulaire. Cette restriction vise à éviter la fragmentation des procédures judiciaires et la multiplication des litiges parallèles.
En l'espèce, USPAGL et IN.CO.M. Spa avaient engagé une procédure conservatoire parallèle à celle déjà intentée par le titulaire (USPA) devant le tribunal de Gênes. Le juge a donc constaté l'absence de qualité pour agir des requérants en ce qui concerne les marques déjà visées par l'affaire principale. Il a toutefois reconnu le droit du licencié d'agir à l'encontre de personnes non impliquées dans l'affaire en cours (telles que Pittarello spa) et pour des marques qui n'ont pas encore fait l'objet d'une action de la part du titulaire.
Risque de confusion entre marques : l'appréciation du tribunal
Le jugement de Venise a également procédé à un examen approfondi du risque de confusion entre les marques USPA et celles enregistrées par Giangi Srl, qui représentent elles aussi des personnages à cheval dans une posture sportive.
Les principes jurisprudentiels invoqués
Le juge a réaffirmé que :
L'évaluation doit être effectuée de manière globale et synthétique, en tenant compte des aspects visuels, phonétiques, conceptuels et sémantiques.
Dans le cas des marques complexes, les éléments figuratifs et verbaux doivent être évalués avec la même attention.
Le degré de caractère distinctif influe sur la protection : plus le caractère distinctif est élevé, plus le champ d'application de la protection est large.
Le tribunal a estimé que, même en présence d'une marque notoire telle que celle d'USPA, l'élément figuratif représentant le joueur de polo ne bénéficie pas d'une exclusivité absolue. En particulier :
Les images figurant sur les marques de Giangi ne représentaient pas des joueurs avec une crosse de polo, mais avec des drapeaux, dont l'un était britannique.
L'impression visuelle et conceptuelle d'ensemble était suffisamment différente pour exclure tout risque de confusion ou d'association directe.
Il n'y avait donc ni présomption de contrefaçon ni concurrence déloyale, et le recours a été rejeté, le requérant étant condamné aux dépens.
Le concept de caractère distinctif : une frontière ténue
Le Tribunal a également abordé la question du caractère distinctif de la marque, réaffirmant la théorie de la « courbe de l’arbitraire », selon laquelle une marque forte se situe à l’extrémité d’un lien logique inexistant entre le signe et le produit. Toutefois, dans l’affaire en question, l’utilisation de la référence au pôle n’a pas été jugée suffisamment arbitraire, compte tenu de sa diffusion dans le secteur de la mode et des accessoires, y compris pour des marques telles que Ralph Lauren ou La Martina.
Conclusions
L'affaire USPA constitue un précédent important pour les entreprises et les licenciés : elle fixe des limites claires à la légitimité du licencié et impose une approche rigoureuse dans l'évaluation du risque de confusion. Une simple similitude générique ou l’utilisation de symboles courants, comme celui du joueur de polo, ne suffit pas pour fonder une accusation de contrefaçon. Il faut une similitude substantielle, susceptible de créer une confusion réelle dans l’esprit du consommateur moyen.
Pour les professionnels du secteur, cet arrêt constitue un avertissement les invitant à évaluer avec soin le caractère distinctif effectif de la marque et à gérer de manière coordonnée et stratégique les litiges en matière de propriété industrielle.