LE TRIBUNAL DE TURIN SUR LA PROTECTION DES BANDES COLORÉES DES K-WAY.
Le tribunal de Turin s'est récemment prononcé dans l'affaire opposant Basic Net, propriétaire de la célèbre marque K-Way, à Giorgio Armani, au sujet de la commercialisation, par ce dernier, de produits arborant les célèbres bandes colorées de K-Way.
Basic Net est titulaire d’une marque communautaire enregistrée en couleur qui reproduit la célèbre bande colorée caractérisant les vêtements de Basic Net.
Dans sa décision, le tribunal de Turin a tout d’abord souscrit aux arguments avancés par le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») concernant la demande d’enregistrement de la marque communautaire figurative à rayures. À cette occasion, le TUE avait confirmé le rejet de la demande d’enregistrement du signe pour défaut de caractère distinctif. Toutefois, le TUE avait constaté l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (ce que l’on appelle la « signification secondaire ») dans quatre États membres de l’Union européenne, dont l’Italie.
Le tribunal de Turin a donc conclu que les célèbres bandes colorées de K-Way constituent « une marque de fait valable, dotée d'un caractère distinctif autonome même lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec la marque KWAY ».
Le tribunal italien a ensuite estimé que les produits qu’elles désignent sont « pour le moins très similaires (en ce sens qu’ils appartiennent à la même gamme de vêtements de sport/décontractés) et vendus à des prix tout à fait comparables ». Il en résulte un risque de confusion entre la marque de la requérante, Basic Net, et la bande colorée qui figure sur le vêtement Armani. Selon le tribunal, ce risque de confusion découle de l’utilisation de la bande colorée, de l’impact visuel global qu’elle génère et de son emplacement sur les côtés des fermetures éclair, ainsi que du fait que les deux produits portant la bande en question sont commercialisés dans les mêmes magasins et que leur prix est pratiquement identique. Ces circonstances « peuvent en effet concrètement amener le consommateur à croire qu’il existe entre les deux entreprises des opérations de co-branding qui n’existent pas ». Enfin, le tribunal de Turin a exclu l’application du principe dit de l’impératif de disponibilité invoqué par la défenderesse. En effet, ce principe « même s’il opère en ce sens qu’il ne peut être fait obstacle à l’utilisation (en l’espèce) de bandes sur des vêtements – ne couvre pas et ne permet pas les abus de la part de tiers, lesquels, doivent donc toujours se différencier par des ajouts distinctifs ou d’autres variations arbitraires, suffisants pour éliminer le risque de confusion ».
En l'espèce, en revanche, les ajouts apportés par Armani (à savoir les célèbres aigles stylisés et la marque « AJ ARMANI JEANS ») ne sont pas jugés suffisants pour distinguer le produit. En effet, selon le Tribunal, l’apposition d’une marque notoire sur le produit n’exclut pas la contrefaçon de la marque figurative d’autrui ; s’il n’en était pas ainsi, « on aboutirait à la conséquence paradoxale de permettre aux titulaires de la première de s’approprier librement la seconde, par la simple astuce de l’utiliser en association avec leur propre signe distinctif, très bien établi sur le marché et fortement distinctif et reconnaissable ». Compte tenu de ce qui précède, la Cour a conclu en déclarant que le comportement adopté par Giorgio Armani s.p.a. « constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 20, paragraphe 1, lettre b) du Code de la propriété industrielle et 9 du Règlement sur la marque communautaire, ainsi qu’un acte de concurrence déloyale susceptible de créer une confusion ». Elle a donc rendu à l’encontre de la société défenderesse une ordonnance d’interdiction d’importer, d’exporter, de vendre, de commercialiser et de faire la publicité de produits de la classe 25 (en particulier des vestes) portant la marque en cause ou toute autre marque contenant le signe en question, valable sur le territoire de l’Union européenne, ainsi qu’une ordonnance de destruction en Italie des produits contrefaits.